Leitsatz (amtlich)
a) Bei der Prüfung, ob eine dreidimensionale Marke, die in der Form einer Ware besteht, Unterscheidungskraft aufweist, weil ihre Gestaltung erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht, ist auf ihren Gesamteindruck abzustellen.
b) Die Frage, ob der Vertrieb einer Ware Auswirkungen darauf hat, ob und in welcher Weise der Verkehr eine Warenform im Zeitpunkt der Markenanmeldung oder der Schutzerstreckung als branchenüblich ansieht, ist nach den gesamten Gegebenheiten des betroffenen Marktsegments - etwa den dort bestehenden Marktanteilen, den erzielten Umsätzen, der räumlichen und zeitlichen Ausdehnung des Vertriebs und sonstigen Vertriebsumständen - zu beantworten.
Normenkette
MarkenG §§ 3, 8 Abs. 2 Nr. 1, §§ 50, 107 Abs. 1, § 112 Abs. 1, § 115 Abs. 1; PVÜ Art. 6quienquies Abschn. B S. 1 Nr. 2
Verfahrensgang
BPatG (Beschluss vom 22.04.2016; Aktenzeichen 25 W(pat) 8/09) |
Tenor
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 22.4.2016 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des BPatG aufgehoben, soweit zum Nachteil der Markeninhaberin erkannt worden ist.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an den 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des BPatG zurückverwiesen.
Gründe
Rz. 1
I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 7.9.2005 die dreidimensionale IR-Marke-Nr. 869 586 für die Waren der Klasse 30
Cacao, chocolat, produits de chocolaterie
eingetragen. In der Beschreibung der Marke heißt es:
La marque est constituée par la forme du produit évoquant un sarment de vigne.
Rz. 2
Seit dem 15.12.2005 ist der Schutz auf Deutschland erstreckt. Der Eintragung liegt die im französischen Markenregister enthaltene Ausgangseintragung Nr. 02 3188047 zugrunde, die im französischen Markenregister wie folgt dargestellt ist:
Rz. 3
Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Schutzentziehung für Deutschland beantragt. Die Marke sei freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Außerdem genüge sie nicht dem Bestimmtheitsgebot. Die Markeninhaberin hat dem Schutzentziehungsantrag widersprochen.
Rz. 4
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Antrag auf Schutzentziehung zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das BPatG den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und der IR-Marke mangels Bestimmtheit den Schutz für Deutschland entzogen (BPatG GRUR 2012, 283). Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der BGH diesen Beschluss aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückverwiesen (BGH, Beschl. v. 28.2.2013 - I ZB 56/11, GRUR 2013, 929 = WRP 2013, 1194 - Schokoladenstäbchen II). Im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren hat das BPatG den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts erneut aufgehoben, soweit der Schutzentziehungsantrag in Bezug auf die Waren der Klasse 30 "chocolat" und "produits de chocolaterie" zurückgewiesen worden ist, der IR-Marke insoweit den Schutz für Deutschland entzogen und die Beschwerde im Übrigen zurückgewiesen (BPatG GRUR-RR 2017, 52 = MarkenR 2017, 42). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom BPatG zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
Rz. 5
II. Das BPatG hat angenommen, die angegriffene Marke sei zwar bezogen auf die Ware "cacao" hinreichend unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Jedoch fehle der Marke für die Waren "chocolat" und "produits de chocolaterie" die notwendige Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:
Rz. 6
Die angesprochenen Verkehrskreise - die Allgemeinheit der Verbraucher - nähmen die angegriffene dreidimensionale Gestaltung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis für die Waren "chocolat" und "produits de chocolaterie" wahr. Auf dem Warengebiet der Schokolade und Schokoladenwaren gebe es eine große und nahezu unüberschaubare Vielfalt von Warengestaltungen, die nicht auf geometrische Grundformen oder gegenständliche Darstellungen beschränkt sei. Für die herkunftshinweisende Wahrnehmung einer Warenform bedürfe es einer besonderen, sich vom vielgestaltigen Formenschatz unterscheidenden Ausgestaltung, die die angegriffene Marke nicht aufweise. Ihre einzelnen Merkmale seien dem bekannten Formenschatz entnommen und wichen weder einzeln noch in ihrer Kombination erheblich vom Branchenüblichen ab.
Rz. 7
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Annahme des BPatG, der angegriffenen Marke sei mit Blick auf die Waren "chocolat" und "produits de chocolaterie" mangels hinreichender Unterscheidungskraft der Schutz für Deutschland zu entziehen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Rz. 8
1. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass es auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist (vgl. BGH, Beschl. v. 17.10.2013 - I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rz. 9 = WRP 2014, 449 - grill meister; Beschl. v. 22.5.2014 - I ZB 64/13, GRUR 2014, 376 Rz. 6 = WRP 2014, 449 - ECR-Award; Beschl. v. 9.11.2016 - I ZB 43/15, GRUR 2017, 186 Rz. 9 = WRP 2017, 183 - Stadtwerke Bremen).
Rz. 9
2. Das BPatG ist zunächst zu Recht davon ausgegangen, dass einer nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) international registrierten Marke der Schutz für Deutschland zu entziehen ist, wenn die Marke nicht hinreichend unterscheidungskräftig ist.
Rz. 10
Die Schutzentziehung gem. §§ 107 Abs. 1, 115 Abs. 1, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG einer im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragenen IR-Marke setzt nach Art. 5 Abs. 1 MMA voraus, dass ein in Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ genannter Grund vorliegt (vgl. BGH, Beschl. v. 5.4.1990 - I ZB 7/89, BGHZ 111, 134, 135 - IR-Marke FE; Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 12/04, GRUR 2006, 589 Rz. 12 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen; BGH GRUR 2013, 929 Rz. 10 - Schokoladenstäbchen II). Nach Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ darf einer Marke der Schutz entzogen werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt.
Rz. 11
Der für diese Prüfung anzulegende Maßstab stimmt mit demjenigen der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein. Dies folgt daraus, dass einerseits durch diese Vorschriften die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG umgesetzt worden und sie daher richtlinienkonform auszulegen sind, es aber andererseits nach dem 13. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie erforderlich ist, dass sich deren Vorschriften in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befinden (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 - PREMIERE II; Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 - SWATCH; Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform I; vgl. auch - zum Bestimmtheitserfordernis - BGH GRUR 2013, 929 Rz. 14 - Schokoladenstäbchen II).
Rz. 12
3. Das BPatG ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass der Antrag auf Schutzentziehung wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 115 Abs. 1 MarkenG erfolgreich ist, wenn im Zeitpunkt der internationalen Registrierung der Marke am 7.9.2005 keine Unterscheidungskraft bestand und dieses Schutzhindernis im Entscheidungszeitpunkt noch fortbesteht.
Rz. 13
Im Falle eines gegen eine deutsche Marke gerichteten Nichtigkeitsverfahrens (§ 50 Abs. 1 MarkenG) ist für die Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen (BGH, Beschl. v. 18.4.2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rz. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden Fakten). Eine Löschung darf gem. § 50 Abs. 2 MarkenG aber nur erfolgen, wenn die Marke auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag keine hinreichende Unterscheidungskraft aufweist.
Rz. 14
Nach § 115 Abs. 1 MarkenG tritt an die Stelle des Löschungsantrags wegen absoluter Schutzhindernisse gem. § 50 MarkenG der Antrag auf Schutzentziehung. Nach § 112 Abs. 1 MarkenG hat die internationale Registrierung einer Marke, deren Schutz nach Art. 3ter MMA auf das Gebiet Deutschlands erstreckt worden ist, dieselbe Wirkung, wie wenn die Marke am Tag der internationalen Registrierung nach Art. 3 Abs. 4 MMA zur Eintragung in das vom Patentamt geführte Register angemeldet und eingetragen worden wäre. Für die Prüfung des absoluten Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft ist danach im Streitfall auf den Tag der Eintragung am 7.9.2005 abzustellen.
Rz. 15
4. Das BPatG ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass die französische Ausgangseintragung der Beurteilung zugrunde zu legen ist. Grundlage für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer international registrierten Marke ist ihre Eintragung im Ursprungsland. Das folgt aus Art. 3 Abs. 1 Halbs. 2 MMA. Danach bescheinigt die Behörde des Ursprungslandes, dass die Angaben in dem Gesuch um internationale Registrierung denen des nationalen Registers entsprechen (vgl. BGH GRUR 2013, 929 Rz. 16 - Schokoladenstäbchen II).
Rz. 16
5. Auf der Grundlage der vom BPatG getroffenen Feststellungen kann das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nicht bejaht werden.
Rz. 17
a) Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (BGH GRUR 2014, 376 Rz. 11 - grill meister; BGH, Beschl. v. 19.2.2014 - I ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rz. 10 = WRP 2014, 573 - HOT; Beschl. v. 10.7.2014 - I ZB 81/13, GRUR 2015, 173 Rz. 15 = WRP 2015, 195 - for you; BGH GRUR 2017, 186 Rz. 29 - Stadtwerke Bremen, jeweils m.w.N.). Dieser großzügige Maßstab steht entgegen der Auffassung des BPatG mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union im Einklang, wonach sich die Prüfung nicht auf ein Mindestmaß beschränken darf, sondern streng und umfassend sein muss (EuGH, Urt. v. 6.5.2003 - Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 Rz. 59 - Libertel; Urt. v. 12.2.2004 - Rs. C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Rz. 123 - Postkantoor; Urt. v. 21.10.2004 - Rs. C-64/02, Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Rz. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Dieses Erfordernis besagt nur, dass alle Gesichtspunkte umfassend zu würdigen sind und nicht nur eine summarische Prüfung erfolgen darf; es bezieht sich auf den Prüfungsumfang und nicht auf den Prüfungsmaßstab (BGH, Beschl. v. 22.1.2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Rz. 11 = WRP 2009, 963 - My World; Beschl. v. 9.7.2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rz. 23 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). Deshalb reicht auch nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ein Minimum an Unterscheidungskraft aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (EuGH, Urt. v. 29.4.2004 - Rs. C-456/01 und C-457/01, Slg. 2004, I-5089 = GRUR-Int. 2004, 631 Rz. 37 - Henkel/HABM [Dreidimensionale Tablettenform I]; Urt. v. 21.1.2010 - Rs. C-398/08, Slg., 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rz. 39 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; ebenso EuG, Urt. v. 19.9.2001 - Rs. T-335/99, Slg. 2001, II-2581 Rz. 44; Urt. v. 13.6.2007 - Rs. T-441/05, Slg. 2007, II-1937 = GRUR-Int. 2007, 856 Rz. 55 - IVG/HABM).
Rz. 18
Diese Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken Anwendung, die aus der Form der Ware bestehen. Bei ihnen sind die Kriterien für die Unterscheidungskraft keine anderen als diejenigen, die für die übrigen Markenkategorien gelten (vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.2006 - Rs. C-24/05, Slg. 2006, I-5677 = GRUR-Int. 2006, 842 Rz. 24 - Storck/HABM; BGH, Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rz. 23 = WRP 2008, 107 - Fronthaube). Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Markenform allein zu prüfen, ob der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für die in Rede stehenden Waren einen Herkunftshinweis sieht. Eine dreidimensionale Marke, die allein aus der Form der Ware besteht, wird allerdings vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Gewöhnlich schließen Verbraucher daher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung nicht auf die betriebliche Herkunft (vgl. EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - Rs. C-136/02, Slg. 2004, I-9165 = GRUR-Int. 2005, 135 Rz. 30 - Maglite; EuGH, GRUR-Int. 2006, 842 Rz. 25 - Storck/HABM; BGH, Beschl. v. 15.12.2005 - I ZB 33/04, BGHZ 166, 65 Rz. 17 - Porsche Boxster; BGH GRUR 2008, 71 Rz. 24 - Fronthaube; BGH GRUR 2010, 138 Rz. 24 f. - ROCHER-Kugel).
Rz. 19
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kommt einer Marke, die in der Form einer Ware besteht, nur Unterscheidungskraft zu, wenn sie erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht (vgl. EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - Rs. C-173/04, Slg. 2006, I-551 = GRUR 2006, 233 Rz. 31 - Standbeutel; EuGH, GRUR-Int. 2006, 842 Tz. 26 - Storck/HABM). Mit dem Merkmal der erheblichen Abweichung ist jedoch nur gemeint, dass die Besonderheiten, die die beanspruchte Form gegenüber üblichen Gestaltungen aufweist, geeignet sein müssen, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden (vgl. BGHZ 166, 65 Rz. 17 - Porsche Boxster; BGH GRUR 2008, 71 Rz. 24 - Fronthaube; Bergmann, GRUR 2006, 793, 794).
Rz. 20
Die der Prüfung der Unterscheidungskraft zugrunde liegende Feststellung des Verkehrsverständnisses liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (vgl. BGH, Beschl. v. 21.7.2016 - I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 Rz. 19 = WRP 2016, 1364 - Sparkassen-Rot).
Rz. 21
b) Das BPatG hat angenommen, das angegriffene Zeichen habe für die Waren "chocolat" und "produits de chocolaterie" keine hinreichende Unterscheidungskraft. Zwar gebe es auf dem Markt kein mit diesem Zeichen identisches Produkt. Auf dem Warengebiet der Schokolade und Schokoladenwaren gebe es jedoch eine große und nahezu unüberschaubare Vielfalt von Warengestaltungen, die nicht auf geometrische Grundformen oder gegenständliche Darstellungen beschränkt sei. Es bedürfe daher einer besonderen Ausgestaltung von Schokoladenprodukten, um sie aus dem Formenschatz in einer die Herkunft kennzeichnenden Weise herauszuheben. Die Merkmale des angegriffenen Zeichens seien dem bekannten Formenschatz entnommen und wichen weder einzeln noch in ihrer Kombination erheblich von der Branchenüblichkeit ab. Die wesentlichen Merkmale des Zeichens - insb. die dünne, längliche Grundform und der runde Durchmesser - lägen auch bei den Produkten "Amicelli", "Chocolat d'Or" und "Mikado" vor, auf die die Parteien in einem Hinweisbeschluss hingewiesen worden seien. Diese Produkte seien zu berücksichtigen, auch wenn sie nicht vollständig aus Schokolade gefertigt seien. Oberflächengestaltung und Wellenform des angegriffenen Zeichens seien ebenfalls bekannt. Wellenförmig seien etwa die seit Jahrzehnten verkauften "Katzenzungen". Das angegriffene Zeichen hebe sich nur unerheblich darin vom vorbekannten Formenschatz ab, dass das im Verhältnis von Querschnitt und Länge sehr dünne Stäbchen stärker gewellt sei als andere Produkte. Die Antragstellerin habe im Zeitpunkt vor der Schutzrechtserstreckung Schokoladenwaren vertrieben, die mit dem angegriffenen Zeichen mit Ausnahme des runden Querschnitts nahezu identisch gewesen seien, und hierdurch das Verkehrsverständnis dahingehend beeinflusst, dass solche Gestaltungen als branchenüblich angesehen würden.
Rz. 22
Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Rz. 23
c) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde allerdings gegen die Einbeziehung der Produkte "Amicelli", "Chocolat d'Or" und "Mikado" in den Produktvergleich.
Rz. 24
aa) Für die Beurteilung der Frage, ob der Verkehr eine Produktgestaltung als branchenüblich ansieht, ist in erster Linie auf den betroffenen Warenbereich abzustellen (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Rz. 24 - ROCHER-Kugel). Hierbei können allerdings auch Gestaltungsformen aus benachbarten Warengebieten berücksichtigt werden, wenn aufgrund der konkreten Umstände mit einer Übertragung der Verkehrsanschauung auf den betroffenen Warenbereich zu rechnen ist (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Rz. 26 f. - ROCHER-Kugel; BGH, Urt. v. 10.11.2016 - I ZR 191/15, GRUR 2017, 730 Rz. 25 = WRP 2017, 811 - Sierpinski-Dreieck). Die tatrichterliche Feststellung des BPatG, dass die Gestaltungsformen von nicht vollständig aus Schokolade hergestellten Keksprodukten auf das Verkehrsverständnis im Bereich der Schokolade und Schokoladenwaren hinüberwirken, unterliegt danach keinen rechtlichen Bedenken.
Rz. 25
bb) Die Heranziehung der genannten Produkte ist - entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde - auch nicht deshalb zu beanstanden, weil das BPatG diese Produkte mittels bildlicher Darstellung im Anhang zur Terminsladung selbst zum Gegenstand der Erörterung gemacht hat. Im Verfahren vor dem BPatG gilt gem. § 73 Abs. 1 MarkenG der Amtsermittlungsgrundsatz. Nach § 73 Abs. 2 Satz 1 MarkenG hat der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Senatsmitglied schon vor der mündlichen Verhandlung alle Anordnungen zu treffen, die notwendig sind, um die Sache möglichst in einer mündlichen Verhandlung zu erledigen. Sofern das Gericht vorbereitende Recherchen tätigt, ist den Parteien das Ergebnis der Recherche zur Verfügung zu stellen und ihnen hierzu rechtliches Gehör zu gewähren (vgl. BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 26/01, GRUR 2004, 77, 78 f. = WRP 2003, 1445 - PARK & BIKE). Diesen Erfordernissen ist im Streitfall Genüge getan.
Rz. 26
d) Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg, weil das BPatG bei seiner Prüfung einen unrichtigen rechtlichen Maßstab angewendet und zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestellt hat.
Rz. 27
aa) Der Ausgangspunkt des BPatG, wegen der unüberschaubaren Formenvielfalt im Sektor der Schokolade und Schokoladenwaren bedürfe es für die Annahme eines Herkunftshinweises einer besonderen Ausgestaltung, überspannt die Anforderungen an die Unterscheidungskraft. Besteht eine Vielzahl an üblichen Gestaltungen, so setzt die Annahme der herkunftshinweisenden Funktion eines Zeichens eine erhebliche Abweichung von branchenüblichen Gestaltungen voraus (vgl. EuGH GRUR 2006, 233 Rz. 31 - Standbeutel; GRUR-Int. 2006, 842 Rz. 26 - Storck/HABM). Hierfür kann es ausreichen, dass der Verkehr in der jeweiligen Gestaltung eine willkürliche Formgebung erkennt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende charakteristische, also identitätsstiftende Merkmale unterscheidet (vgl. BGH, Beschl. v. 10.4.1997 - I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 = WRP 1997, 755 - Autofelge; BGH GRUR 2004, 329, 330 - Käse in Blütenform I). Lediglich bloße Varianten handelsüblicher Formen werden - auch auf dem Süßwarensektor - in der Regel nicht als Herkunftshinweis aufgefasst (vgl. EuGH, GRUR-Int. 2006, 842 Rz. 29 f. - Storck/HABM; BGH GRUR 2010, 138 Rz. 27 - ROCHER-Kugel).
Rz. 28
bb) Mit der vom BPatG gegebenen Begründung kann der Streitmarke danach eine hinreichende Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.
Rz. 29
(1) Im Streitfall spricht schon der vom BPatG festgestellte, aber zu Unrecht für unmaßgeblich erachtete Umstand, dass - abgesehen von den Produkten der am Verfahren Beteiligten und ihrer Schwesterunternehmen - kein identisches oder nahezu identisches Produkt auf dem Markt angeboten wurde und wird, für die Unterscheidungskraft des angegriffenen Zeichens.
Rz. 30
(2) Bei der Beurteilung der Abweichungen vom branchenüblichen Formenschatz hat das BPatG die Prüfung sodann in rechtsfehlerhafter Weise auf isolierte, nach Auffassung des BPatG branchenübliche Merkmale des angegriffenen Zeichens eingeengt, ohne seinen Gesamteindruck zu berücksichtigen.
Rz. 31
Mit Blick auf die Vergleichsprodukte "Amicelli", "Chocolat d'Or" und "Mikado" hat das BPatG lediglich die dünne, längliche Grundform und den runden Durchmesser als wesentliche Merkmale der Streitmarke angesehen. Gleichermaßen augenfällig und den optischen Gesamteindruck maßgeblich mitbestimmend ist jedoch die in einer Ebene vorhandene Wellenform, die die Streitmarke von den durch das BPatG herangezogenen Vergleichsprodukten "Amicelli", "Chocolat d'Or" und "Mikado" unterscheidet. Diese sind zylindrische, also gerade verlaufende Stäbchen.
Rz. 32
Mit Blick auf das Vergleichsprodukt "Katzenzungen" und dessen unregelmäßige, leicht wellige Form hat das BPatG auch die Wellenform der Streitmarke als branchenüblich angesehen. Hierbei hat es jedoch verkannt, dass die Gesamtheit der Merkmale der Streitmarke einen vollständig anderen optischen Eindruck vermittelt als die Gestaltung der "Katzenzungen", die durch einen geschwungenen Linienverlauf vom schmaleren Mittelteil zu den breiteren Abrundungen an beiden Enden des Schokoladenstäbchens gekennzeichnet ist.
Rz. 33
Stellt man auf den Gesamteindruck der Streitmarke ab, der durch die Kombination einer länglichen, wellenförmigen Gestaltung mit einem rundem Durchmesser geprägt wird, so bestehen deutliche, für ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft sprechende Abweichungen zu den Gestaltungen der genannten Vergleichsprodukte.
Rz. 34
(3) Die Annahme des BPatG, die Wellenform der angegriffenen Marke entspreche mit Blick auf die Gestaltung der im angefochtenen Beschluss genannten Vergleichsprodukte der Branchenüblichkeit, wird zudem von den durch das BPatG getroffenen Feststellungen nicht getragen. Der vom BPatG allein herangezogene Umstand, dass sich eine unregelmäßige, leicht wellige Form auch bei den bekannten, seit Jahrzehnten verkauften "Katzenzungen" finde, rechtfertigt die Annahme nicht, die Wellenform der angegriffenen Gestaltung sei allgemein branchenüblich. Die Annahme, eine wellenförmige Gestaltung sei branchenüblich, kann im Regelfall nicht ohne Weiteres mit der Bezugnahme auf nur ein einziges Produkt innerhalb eines großen und in der Formgebung vielgestaltigen Produktmarktes begründet werden, wenn - wie im Streitfall - Feststellungen zur Marktbedeutung des Vergleichsprodukts fehlen.
Rz. 35
(4) Die Annahme des BPatG, die Streitmarke weiche schon deshalb nicht erheblich von branchenüblichen Gestaltungen ab, weil die Antragstellerin vor der Schutzerstreckung der Streitmarke am 7.9.2005 ab April 2005 das Produkt "Les Rameaux du Médoc" über die Supermarktkette Aldi Nord vertrieben habe, das der Streitmarke mit Ausnahme des runden Querschnitts nahezu identisch gewesen sei, wird durch die vom BPatG getroffenen Feststellungen nicht getragen.
Rz. 36
Das BPatG hat angenommen, der bis zum 31.8.2005 erzielte Verkauf von 2.423.000 Packungen des Produkts "Les Rameaux du Médoc" mit einem Umsatz von 2.205.363 EUR habe die Verkehrsanschauung dahingehend beeinflusst, dass von einer Branchenüblichkeit dieser Produktgestaltung gesprochen werden könne. Hierfür erscheine ausreichend, dass ein Produkt über eine große Supermarktkette vertrieben und ein Umsatz von über 2 Mio. EUR erzielt werde, ohne dass es darauf ankomme, welcher Anteil am Gesamtmarkt, gemessen in Tonnen, dem Produkt der Antragstellerin zuzurechnen sei.
Rz. 37
Diese Feststellungen rechtfertigen nicht die Annahme, das Verkehrsverständnis sei durch den Vertrieb des genannten Produkts maßgeblich beeinflusst worden. Die Frage, ob der Vertrieb einer Ware Auswirkungen darauf hat, ob und in welcher Weise der Verkehr eine Warenform im Zeitpunkt der Markenanmeldung oder der Schutzerstreckung als branchenüblich ansieht, kann regelmäßig nicht allein unter Hinweis auf absolute Vertriebsdaten eines einzelnen Anbieters beantwortet werden. Vielmehr sind hierfür die gesamten Gegebenheiten des betroffenen Marktsegments - etwa die dort bestehenden Marktanteile, die erzielten Umsätze, die räumliche und zeitliche Ausdehnung des Vertriebs und sonstige Vertriebsumstände - in den Blick zu nehmen. Bei einem - wie im Streitfall - nur kurze Zeit andauernden, nicht das gesamte Bundesgebiet erfassenden Produktvertrieb über nur einen Filialisten sind dabei keine geringen Anforderungen an eine Beeinflussung der Verkehrsauffassung zu stellen. Diesen Anforderungen werden die Feststellungen des BPatG nicht gerecht, so dass sie die Annahme nicht tragen, der Vertrieb des Produkts "Les Rameaux du Médoc" habe das Verkehrsverständnis der branchenüblichen Formgebung von Schokolade und Schokoladenwaren vor der Schutzerstreckung der Streitmarke maßgeblich beeinflusst.
Rz. 38
IV. Die Rechtsbeschwerde kann vom Senat auch nicht aus anderen Gründen zurückgewiesen werden. Das BPatG hat keine tatsächlichen Feststellungen zum von der Antragstellerin ebenfalls geltend gemachten Schutzhindernis der freihaltebedürftigen beschreibenden Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) getroffen.
Rz. 39
V. Die Entscheidung des BPatG kann danach nicht aufrechterhalten werden. Sie ist aufzuheben und die Sache an das BPatG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Der erkennende Senat macht hierbei in entsprechender Anwendung der §§ 563 Abs. 1 Satz 2, 577 Abs. 4 Satz 3 ZPO von der im Falle einer Häufung von Sachfehlern bestehenden Möglichkeit Gebrauch, die Sache an einen anderen Senat des BPatG zurückzuverweisen (vgl. BGH, Beschl. v. 20.12.1988 - X ZB 30/87, GRUR 1990, 346, 348; BGH GRUR 2004, 77, 79 - PARK & BIKE; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 89 Rz. 10).
Fundstellen
Haufe-Index 11343748 |
BB 2017, 2625 |
BlPMZ 2018, 110 |
GRUR 2017, 1262 |
JZ 2018, 45 |
WRP 2017, 1478 |
GRUR-Prax 2017, 531 |
IP kompakt 2017, 8 |
MarkenR 2017, 553 |
Mitt. 2017, 557 |