BGH Beschluss vom 15.10.2015 - I ZB 69/14

Entscheidungsstichwort (Thema)

Marke. Rein dekorative Verwendungsformen. Böswillige Anmeldung. Rechtsmißbräuchliches Verhalten. Wortmarke. Unterscheidungskräftig. Löschungsgrund der böswilligen Markenanmeldung. Glückpilz. Zeichenfolge Adelheid. Kleeblatt-Zeichen. Wettbewerbskampf

Leitsatz (amtlich)

Der Umstand, dass eine Marke gegen rein dekorative Verwendungsformen ins Feld geführt wird, begründet nicht den Vorwurf einer böswilligen Anmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG), wenn nicht weitere Anhaltspunkte für rechtsmissbräuchliches Verhalten hinzutreten.

Normenkette

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 10

Verfahrensgang

BPatG (Beschluss vom 29.04.2014; Aktenzeichen 27 W(pat) 8/14)

Tenor

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des BPatG vom 29.4.2014 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückverwiesen.

Gründe

Rz. 1

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 17.3.2011 die Wortmarke Nr. 30 2010 068 486

GLÜCKSPILZ

für folgende Waren eingetragen:

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Rz. 2

Der Antragsteller hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Eintragung der Marke mit der Begründung beantragt, sie sei nicht unterscheidungskräftig und zudem böswillig angemeldet worden.

Rz. 3

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marke angeordnet. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG GRUR 2015, 71). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung der Antragsteller beantragt.

Rz. 4

II. Das BPatG ist vom Vorliegen des Löschungsgrundes der böswilligen Markenanmeldung (§§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1 MarkenG) ausgegangen und hat dazu ausgeführt:

Rz. 5

Die Markeninhaberin habe die mit der Eintragung der Marke verbundene Sperrwirkung zweckfremd einsetzen wollen. Sie habe eine Reihe von Wortmarken wie etwa "Pokalsieger", "Küchenfee", "Albglück", "Junges Gemüse", "Aufgeweckt", "Seemannsbraut" angemeldet, die andere Hersteller von Deko-Ware an der Verwendung allgemein üblicher Ausdrücke hindern sollten. Die Markeninhaberin sei eigenem Bekunden zufolge nach ihr gegenüber erfolgten Abmahnungen aus anderen Marken, die sie bei der Verwendung ihrer Dekore behindert hätten, auf den Gedanken der Anmeldung zahlreicher Marken gekommen. Es sei zwar verständlich und grundsätzlich nicht zu missbilligen, dass sie mit der Anmeldung der Marke "GLÜCKSPILZ" eine dekorative Nutzung gegen Angriffe Dritter verteidigen wolle. Dass sich die Markeninhaberin ungerechtfertigten Angriffen ausgesetzt gesehen habe, berechtige sie aber nicht, ihrerseits mittels des Markenrechts weitere Marktteilnehmer zu behindern.

Rz. 6

Sie sei mit zwei Abmahnungen gegen Wettbewerber vorgegangen, die Fußmatten mit der Aufschrift "GLÜCKSPILZ" vertrieben hätten. Auch wenn es sich nach dem Dafürhalten der Markeninhaberin um markenmäßigen Gebrauch gehandelt habe, seien die Beweggründe der Abmahnungen gleichwohl rechtsmissbräuchlich. Es liege insoweit kein markenmäßiger, sondern rein dekorativer Gebrauch vor. Die mit diesen Abmahnungen befassten Verletzungsgerichte hätten wegen der Verwendung in der Angebotszeile eines Internet-Angebots zwar einen markenmäßigen Gebrauch angenommen, zugleich aber ausgeführt, dass der Begriff auf der Fußmatte selbst nur dekorativ verwendet werde. Auch wenn diese Abmahnvorgänge daher rechtmäßig gewesen seien, nutze die Markeninhaberin den mit der Marke verbundenen Einschüchterungseffekt. Dies entspreche keinem markenrechtlich gebilligten Zweck.

Rz. 7

Die Markeninhaberin habe auch nicht vorgetragen, die bisher lediglich dekorativ genutzte Marke in Zukunft markenmäßig verwenden zu wollen. In ihrem Online-Shop verwende sie ausschließlich die Zeichen "Adelheid" und ein Kleeblatt markenmäßig. Die Markeninhaberin habe damit zu erkennen gegeben, die Bezeichnung "GLÜCKSPILZ" dauerhaft allein dekorativ verwenden zu wollen.

Rz. 8

Ob der Marke darüber hinaus die gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehle, könne offenbleiben.

Rz. 9

III. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das BPatG.

Rz. 10

1. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass es auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (vgl. BGH, Beschl. v. 6.7.1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschl. v. 16.7.2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rz. 14 - Legostein; Beschl. v. 10.7.2014 - I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 Rz. 8 = WRP 2014, 1062 - Gute Laune Drops).

Rz. 11

2. Die Eintragung einer Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit u.a. dann gelöscht, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG böswillig angemeldet worden ist. Für die Prüfung der Böswilligkeit hat das BPatG zu Recht den Zeitpunkt der Anmeldung zugrunde gelegt.

Rz. 12

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist für die Prüfung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV a.F. (Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV nF) ebenso wie für die Beurteilung der Bösgläubigkeit i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Buchst. g MarkenRL auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke abzustellen (EuGH, Urt. v. 11.6.2009 - Rs. C-529/07, Slg. 2009, I-4893 = GRUR 2009, 763 Rz. 35 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; Urt. v. 27.6.2013 - Rs. C-320/12, GRUR 2013, 919 Rz. 36 = WRP 2013, 1166 - Malaysia Dairy/Beschwerdeausschuss).

Rz. 13

Soweit der Senat bislang bezüglich des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, der der Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 Buchst. d MarkenRL dient, den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung der Marke für maßgeblich gehalten hat (vgl. BGH, Beschl. v. 2.4.2009 - I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Rz. 11 = WRP 2009, 820 - Ivadal I), hält er an dieser Rechtsprechung nicht fest (vgl. BGH, Beschl. v. 18.4.2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rz. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden Fakten; Beschl. v. 17.10.2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rz. 22 = WRP 2014, 438 - test).

Rz. 14

Dass der Zeitpunkt der Markenanmeldung für die Beurteilung der Böswilligkeit maßgeblich ist, schließt - wie das BPatG mit Recht angenommen hat - eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus. Aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rz. 848).

Rz. 15

3. Die Beurteilung des BPatG, die Markeninhaberin habe die Marke i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG böswillig angemeldet, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Rz. 16

a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist von der Böswilligkeit des Anmelders i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Das Markengesetz knüpft an die unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ergangene Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG a.F. oder § 826 BGB an. Die dazu entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders unter Geltung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. heranzuziehen (BGH, Beschl. v. 30.10.2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 - S100; BGH GRUR 2009, 780 Rz. 11 - Ivadal I; BGH, Beschl. v. 24.6.2010 - I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rz. 13 = WRP 2010, 1399 - LIMES LOGISTIK). Sie gelten nach der Novellierung des § 50 Abs. 1 MarkenG und der Einführung des Eintragungshindernisses der böswilligen Markenanmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG weiter, weil hierdurch die für die böswillige Markenanmeldung bestehenden Maßstäbe nicht geändert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts - Geschmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, 67 f.).

Rz. 17

Eine böswillige Markenanmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen, oder dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2009, 780 Rz. 13 - Ivadal I; GRUR 2010, 1034 Rz. 13 - LIMES LOGISTIK; BGH, Beschl. v. 27.10.2011 - I ZB 23/11, GRUR 2012, 429 Rz. 10 = WRP 2012, 555 - Simca; zu § 4 Nr. 10 UWG vgl. BGH, Versäumnisurteil v. 10.1.2008 - I ZR 38/05, GRUR 2008, 621 Rz. 21 = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS; Urt. v. 26.6.2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Rz. 20 = WRP 2008, 1319 - EROS; zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rz. 53 - Lindt & Sprüngli/Hauswirth). Als bösgläubig kann danach eine Markenanmeldung zu beurteilen sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rz. 44 - Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH, Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2001, 160 - Classe E; BGH GRUR 2012, 429 Rz. 10 - Simca).

Rz. 18

b) Von diesen Grundsätzen ist auch das BPatG ausgegangen. Seine Beurteilung, die Markeninhaberin habe die Marke in der Absicht eintragen lassen, ihre Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, hält der rechtlichen Nachprüfung jedoch nicht stand. Zu Unrecht hat das BPatG die Annahme der Böswilligkeit auf den fehlenden Benutzungswillen der Markeninhaberin (dazu III 3b aa) und ihr Vorgehen gegen Wettbewerber (dazu III 3b bb) gestützt.

Rz. 19

aa) Die Rechtsbeschwerde beanstandet mit Recht die Annahme des BPatG, es fehle an einer Absicht der Markeninhaberin zur markenmäßigen Benutzung des eingetragenen Zeichens.

Rz. 20

(1) Das BPatG hat angenommen, die bisherige Verwendung des Zeichens "GLÜCKSPILZ" durch die Markeninhaberin auf Waren sei bloß dekorativ; insoweit sei der Bewertung durch das Deutsche Patent- und Markenamt beizutreten. Das BPatG hat weiter ausgeführt, die Markeninhaberin habe in ihrem Online-Shop lediglich die Zeichenfolge "Adelheid" und ein Kleeblatt-Zeichen markenmäßig benutzt, nicht aber das Wort "GLÜCKSPILZ", bei dem es sich nur um ein dekoratives Element handele.

Rz. 21

(2) Dieser Beurteilung liegen keine hinreichenden Feststellungen zugrunde.

Rz. 22

Die markenmäßige Benutzung ist eine Rechtsfrage, deren Feststellung weitgehend von tatsächlichen Feststellungen zum Verkehrsverständnis abhängt und daher im Wesentlichen der Beurteilung des Tatrichters obliegt. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob alle wesentlichen Umstände berücksichtigt sind und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st.Rspr., vgl. nur BGH, Urt. v. 4.2.2010 - I ZR 51/08, GRUR 2010, 835 Rz. 24 = WRP 2010, 1165 - POWER BALL; Beschl. v. 9.7.2015 - I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 Rz. 25 = WRP 2015, 1108 - Nivea-Blau, m.w.N.).

Rz. 23

Eine markenmäßige Verwendung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Rz. 15 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer; BGH, Urt. v. 14.1.2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rz. 19 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo).

Rz. 24

Der Annahme des BPatG, es fehle am Benutzungswillen der Markeninhaberin, liegen keine hinreichenden tatsächlichen Feststellungen zugrunde. Bezogen auf die von der Markeninhaberin geltend gemachte Benutzung durch Anbringung des Zeichens auf Waren erschöpfen sich die Feststellungen des BPatG in der pauschalen Bezugnahme auf die Bewertung des Deutschen Patent- und Markenamts, die die Annahme fehlenden markenmäßigen Gebrauchs nicht trägt. Eine im Rechtsbeschwerdeverfahren nachvollziehbare Würdigung der von der Markeninhaberin vorgetragenen Benutzungsformen hat das BPatG nicht vorgenommen. Das BPatG hat ferner den Vortrag der Markeninhaberin nicht gewürdigt, das Zeichen nicht nur auf den Waren selbst, sondern auch in der jeweiligen Angebotszeile im Internet-Angebot "Adelheidladen" verwendet zu haben.

Rz. 25

bb) Die Rechtsbeschwerde beanstandet weiter mit Recht die Annahme des BPatG, das bisherige Vorgehen der Markeninhaberin gegen Wettbewerber indiziere die Böswilligkeit der Anmeldung i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG.

Rz. 26

(1) Das BPatG hat angenommen, die Markeneintragung ziele darauf, andere Hersteller von Deko-Ware an der Verwendung allgemein üblicher Ausdrücke zu hindern. Die Markeneintragung sei erster Teilakt eines im Hinblick auf die spätere Ausübung des Monopolrechts insgesamt unlauteren Einsatzes. Die Markeninhaberin sei bereits gegen zwei Wettbewerber markenrechtlich vorgegangen, die das Markenwort auf Fußmatten lediglich dekorativ verwendet hätten. Die Ansprüche der Markeninhaberin seien zwar nach Auffassung der mit ihnen befassten Gerichte wegen der Verwendung des Markenworts in der Angebotszeile der jeweils beanstandeten Internet-Auftritte begründet gewesen. Jedoch entspreche das Vorgehen der Markeninhaberin, den mit der Marke verbundenen Einschüchterungseffekt auch rein dekorativen Gestaltungen entgegenzuhalten, keinem markenrechtlich gebilligten Zweck.

Rz. 27

(2) Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand. Die Feststellungen des BPatG tragen seine Annahme nicht, die Markeneintragung habe zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs eingesetzt werden sollen.

Rz. 28

Ein Verhalten ist erst dann als böswillig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG anzusehen, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 - The Colour of Elégance; Urt. v. 11.1.2007 - I ZR 96/04, GRUR 2007, 800 Rz. 23 = WRP 2007, 951 - Außendienstmitarbeiter; BGH GRUR 2008, 621 Rz. 32 - AKADEMIKS).

Rz. 29

Die vom BPatG zum Nachteil der Markeninhaberin herangezogene Rechtsverfolgung gegenüber Wettbewerbern im Vertrieb von Fußmatten rechtfertigt nicht die Bewertung, die Markeninhaberin habe ihre Marke zweckfremd im Wettbewerb eingesetzt. Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass das BPatG die von der Markeninhaberin beanstandete Verwendung des Zeichens auf Fußmatten als rein dekorativ, also nicht markenmäßig angesehen hat. Der Umstand, dass eine Marke auch gegen rein dekorative Verwendungsformen ins Feld geführt werden kann, begründet ohne weitere Anhaltspunkte für rechtsmissbräuchliches Verhalten noch nicht den Vorwurf einer böswilligen Anmeldung. Ein solcher Einsatz der Marke entspricht zwar, wie vom BPatG ausgeführt, nicht dem Zweck des Markenrechts; dieses gewährt jedoch dem Markeninhaber in einem solchen Fall auch keine Ansprüche. Im Hinblick darauf, dass sich die Abgrenzung von markenmäßigem und rein dekorativem Gebrauch im Einzelfall als schwierig erweisen kann und der Markeninhaber in entsprechenden Fällen ggf. mit dem Prozessverlust rechnen muss, ist der Missbrauchsverdacht ohne das Hinzutreten weiterer Umstände nicht gerechtfertigt. Fehlt es an solchen Umständen, bewirkt auch ein etwaiger Einschüchterungseffekt, den das BPatG der markenrechtlichen Inanspruchnahme von Wettbewerbern zuschreibt, keine über den zweckentsprechenden Einsatz des Monopolrechts hinausgehende Behinderung.

Rz. 30

Der Markeninhaberin kann vorliegend auch nicht zur Last gelegt werden, die Monopolisierung allgemein gebräuchlicher Begriffe beabsichtigt zu haben. Sofern nicht besondere Umstände gegeben sind, rechtfertigt dies nicht die Annahme einer böswilligen Anmeldung i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Die Ausschlusswirkung einer Marke, hinsichtlich derer nicht die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG bestehen, ist gerade rechtmäßiger Zweck ihrer Eintragung (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 8 Rz. 310). Ob das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht, hat das BPatG bisher nicht geprüft. Auch der Umstand, dass die Markeninhaberin eine Vielzahl von Marken angemeldet hat, kann den Unlauterkeitsvorwurf nicht begründen, wenn nicht weitere Umstände hinzutreten (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rz. 45). Solche besonderen Umstände, die die Markeneintragung als böswillig erscheinen ließen, sind vorliegend weder festgestellt noch sonst ersichtlich.

Rz. 31

4. Nach allem ist die Entscheidung des BPatG aufzuheben und die Sache an das BPatG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Fundstellen

BB 2016, 641

BlPMZ 2016, 239

GRUR 2016, 380

JZ 2016, 247

MDR 2016, 897

WRP 2016, 480

GRUR-Prax 2016, 125

IP kompakt 2016, 8

IPRB 2016, 99

MarkenR 2016, 208

Mitt. 2016, 227