Entscheidungsstichwort (Thema)
Maßgeblicher technischer Sinngehalt des Patentanspruchs im Gesamtzusammenhang. Ausschluss eines Entschädigungsanspruchs bei Lieferung von Mitteln zur möglichen Benutzung der Erfindung i.S.v. § 10 PatG
Leitsatz (amtlich)
a) Die tatrichterliche Feststellung, welchen Sinngehalt der vom Klagepatent angesprochene Fachmann den Merkmalen des Patentanspruchs entnimmt, hat stets den Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs in den Blick zu nehmen. Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale dienen nur dazu, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln.
b) Wer lediglich anderen i.S.d. § 10 PatG Mittel liefert, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, ist zu einer angemessenen Entschädigung für die Benutzung des Gegenstandes der Patentanmeldung nicht verpflichtet.
Normenkette
PatG §§ 10, 14, 33 Abs. 1; EPÜ Art. 69 Abs. 1; IntPatÜG Art. II § 1 Abs. 1
Verfahrensgang
OLG Karlsruhe (Urteil vom 14.05.2003; Aktenzeichen 6 U 123/02) |
LG Mannheim (Urteil vom 26.07.2002) |
Tenor
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des OLG Karlsruhe v. 14.5.2003 aufgehoben.
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 7. Zivilkammer des LG Mannheim v. 26.7.2002 wird zurückgewiesen, soweit das LG die Klageanträge auf Verurteilung zur Rechnungslegung für den Zeitraum v. 23.2.1991 bis zum 13.11.1993 sowie auf Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung abgewiesen hat.
Im Übrigen wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Patentverletzung in Anspruch. Sie ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des am 1.6.1990 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität v. 15.7.1989 angemeldeten europäischen Patents 408 877 (Klagepatents). Die Veröffentlichung der Patentanmeldung ist am 23.1.1991, die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung am 13.10.1993 erfolgt.
Der mit der Klage geltend gemachte Patentanspruch 1 sowie der Patentanspruch 2 lauten:
"1. Verfahren zur Ermittlung der Drehzahl einer Brennkraftmaschine (10) mit bekannter Zylinderzahl, die mit vorgegebenem Übersetzungsverhältnis einen Generator (11) antreibt, mit einer signalverarbeitenden Anordnung (13 - 21), welche die Drehzahl aus einem am Generator (11) oder an einer Last auftretenden Signal (UB) ermittelt, das einen ersten Signalanteil (F1) enthält, der einem Wechselspannungsanteil der vom Generator (11) erzeugten Spannung entspricht, und welche einen zweiten, niederfrequenteren Signalanteil (F2) ermittelt, der durch die diskontinuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine, bedingt durch die Verbrennung in den einzelnen Zylindern, verursacht ist, wobei der erste Signalanteil (F1) mit dem zweiten Signalanteil (F2) frequenzmoduliert ist, und welche das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine (10) und Generator (11) aus dem Verhältnis der Frequenz des ersten Signalanteils (F1) und der Frequenz des zweiten Signalanteils (F2) bestimmt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, mit einem FM-Demodulator zum Ermitteln der Frequenz des zweiten, niederfrequenteren Signalanteils (F2) aus dem ersten Signalanteil (F1)."
Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung "G. " Drehzahlmesser für Benzin- und Dieselmotoren, die sie von ihrer Streithelferin bezieht und die nach Meinung der Klägerin das Klagepatent mittelbar verletzen. Ihre Klage gegen die Streithelferin der Beklagten aus dem französischen Teil des europäischen Patents wurde durch Urteil des Tribunal de Grande Instance de Paris v. 21.5.2002 rechtskräftig abgewiesen.
Das LG hat die Klage ebenfalls abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das OLG die Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung und zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Verpflichtung zum Schadensersatz sowie zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung festgestellt.
Hiergegen richtet sich die - vom Senat zugelassene - Revision der Beklagten, mit der sie den Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils, zur Abweisung des geltend gemachten Entschädigungsanspruchs und, soweit auf diesen rückbezogen, des Rechnungslegungsanspruchs und im Übrigen zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Ermittlung der Drehzahl einer Brennkraftmaschine mit bekannter Zylinderzahl.
1. Die Patentschrift bezeichnet es als allgemein bekannten Stand der Technik, die an einer Zündspule einer fremdgezündeten Brennkraftmaschine auftretenden Impulse in ein Drehzahlsignal umzuwandeln und anzuzeigen. Diese einfache Möglichkeit der Drehzahlerfassung sei jedoch bei Dieselmotoren nicht anwendbar.
Aus der europäischen Patentanmeldung 315 357 sei eine Vorrichtung bekannt, die ein Signal abgebe, das ein Maß für die Drehzahl einer Brennkraftmaschine sei. Die Vorrichtung enthalte eine signalverarbeitende Anordnung, die das Maß für die Drehzahl aus einem mehrere elektrische Komponenten enthaltenden Bordnetz ableite. Hingewiesen sei insb. auf die zum Zünden der Brennkraftmaschine vorgesehene Zündanlage, die den Zündimpulsen der Brennkraftmaschine entsprechende Störimpulse erzeuge, die zum Ableiten eines Signals als Maß für die Drehzahl der Brennkraftmaschine besonders geeignet sei. Jedoch sei es mit der bekannten Vorrichtung nicht ohne weiteres möglich, die tatsächliche Drehzahl anzugeben.
Daraus ergibt sich das dem Klagepatent zu Grunde liegende technische Problem, ein einfaches und auch für Dieselmotoren geeignetes Verfahren zur Ermittlung der tatsächlichen Drehzahl einer Brennkraftmaschine mit bekannter Zylinderzahl bereitzustellen.
Dieses Problem soll durch ein Verfahren mit folgenden Merkmalen gelöst werden:
1. Das Verfahren dient zur Ermittlung der Drehzahl einer Brennkraftmaschine mit bekannter Zylinderzahl, die mit vorgegebenem Übersetzungsverhältnis einen Generator antreibt [Merkmale a/b].
2. Das Verfahren bedient sich einer signalverarbeitenden Anordnung [Merkmal c].
3. Die Anordnung ermittelt die Drehzahl aus einem am Generator oder an einer Last auftretenden Signal UB [Merkmal d].
4. Das Signal UB enthält
4.1 einen ersten (höherfrequenten) Signalanteil F1, der einem Wechselspannungsanteil der vom Generator erzeugten Spannung entspricht [Merkmal e], und
4.2 einen zweiten, niedererfrequenten Signalanteil F2, der durch die diskontinuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine (bedingt durch die Verbrennung in den einzelnen Zylindern) verursacht ist (und gleichfalls ermittelt wird) [Merkmal f],
4.3 wobei der erste Signalanteil F1 mit dem zweiten Signalanteil F2 frequenzmoduliert ist [Merkmal g].
5. Die Anordnung bestimmt das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator aus dem Verhältnis der Frequenzen der Signalanteile F1 und F2 [Merkmal h].
Die Abweichung von der Merkmalsgliederung des Berufungsgerichts, das sich darauf beschränkt hat, in den Text des Patentanspruchs zur Gliederung die Buchstaben a bis h einzufügen, die vorstehend in eckigen Klammern hinzugefügt sind, dient der Verdeutlichung des nachfolgend noch zu erörternden Zusammenhangs zwischen den Einzelmerkmalen.
2. Zum Verständnis des Patentanspruchs führt das Berufungsgericht aus: Merkmal 4.3 sehe vor, dass der erste Signalanteil (F1) mit dem zweiten Signalanteil (F2) frequenzmoduliert sei. Aus dem Gesamtzusammenhang des Patents ergebe sich dabei, dass es sich bei F1 und F2 jeweils um Signalanteile des Signals UB handele, wobei F1 den höher- und F2 den niedererfrequenten Signalanteil bezeichne. Aus dem Verhältnis dieser beider Signalanteile zueinander lasse sich das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator bestimmen, das wiederum Rückschlüsse auf die Drehzahl ermögliche. Um diese Berechnungen zu ermöglichen, sehe Patentanspruch 1 zunächst vor, die beiden "Frequenzanteile" zu ermitteln. Im Hinblick auf F2 ergebe sich die Anweisung, diesen "Frequenzanteil" zu ermitteln, aus Merkmal 4.2. Der Hauptanspruch enthalte jedoch keine Aussage zu der Frage, auf welche Weise F2 ermittelt werden solle. Vielmehr sei die Frage eines geeigneten Verfahrens zur Ermittlung von F2 erst Gegenstand des ersten Unteranspruchs. Das Verhältnis zwischen Hauptanspruch und Unteranspruch lasse sich daher zugespitzt dahingehend beschreiben, dass der Hauptanspruch in Merkmal 4.2 lediglich das "Ermittlungsergebnis" - nämlich die Gewinnung von F2 - zum Gegenstand habe, während sich der Unteranspruch darauf aufbauend mit dem "Ermittlungsverfahren" - nämlich der Art und Weise der Gewinnung von F2 - befasse. Innerhalb dieser Aufgabenstellung des Hauptanspruchs bestehe die Funktion des Merkmals 4.3 allein darin, das "Ermittlungsergebnis" F2 durch Erläuterung seiner Beziehung zu F1 näher zu definieren. Diese nähere Definition erfolge dadurch, dass F1 mit F2 frequenzmoduliert sein solle. Allein das bloße objektive Bestehen dieser Beziehung - nämlich der Frequenzmodulation - zwischen den "Frequenzanteilen" reiche nach dem eindeutigen Wortlaut aus, um die Voraussetzungen des Merkmals 4.3 zu erfüllen.
3. Diese Ausführungen bieten keine ausreichende Grundlage für die Prüfung der Verletzungsfrage.
Das Berufungsgericht erläutert nicht, was es unter dem vom Klagepatent nicht verwendeten Begriff der "Frequenzanteile" versteht. Möglicherweise handelt es sich nur um einen anderen Ausdruck für die durch die Merkmale 4.1 bis 4.3 definierten Signalanteile F1 und F2 des am Generator auftretenden Signals UB. Bei diesem Verständnis bestünde nicht notwendigerweise ein Widerspruch zu den Feststellungen des LG, das angenommen hat, Merkmal 4.3 setze voraus, dass das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator durch die Auswertung eines Signals bestimmt werde, das aus dem Signalanteil F1 bestehe, der mit dem Signalanteil F2 frequenzmoduliert sei; der Fachmann verstehe dieses Merkmal dahin, dass die Messung des niederfrequenten Signalanteils (F2) sich den Umstand zu Nutze mache, dass dieser die Hochfrequenzkomponente (F1) moduliere, und dass das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator aus dem Verhältnis zweier Signalanteile bestimmt werde, deren besondere Eigenschaft "ihr frequenzmoduliertes Verhältnis zueinander" (gemeint: Die Frequenzmodulation des einen Signalanteils mit dem anderen) sei. Gegen ein übereinstimmendes Verständnis beider Tatsacheninstanzen spricht jedoch die Bemerkung des Berufungsgerichts, das bloße objektive Bestehen der Frequenzmodulation reiche nach dem eindeutigen Wortlaut aus, um die Voraussetzungen des Merkmals 4.3 zu erfüllen. Das lässt es als möglich erscheinen, dass das Berufungsgericht den Patentanspruch dahin verstanden hat, das erfindungsgemäße Verfahren verlange keine Ermittlung des den Signalanteil F1 frequenzmodulierenden Signalanteils F2, sofern nur ein niederfrequenter Signalanteil erfasst wird, der durch die diskontinuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine verursacht ist.
Ein eindeutiges Bild lässt sich insoweit schon deshalb nicht gewinnen, weil das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu getroffen hat, wie der Fachmann die Lehre des Patentanspruchs insgesamt versteht. Infolgedessen bilden seine - zudem unklaren - Ausführungen zu Merkmal 4.3 keine taugliche Grundlage für die Auslegung des Anspruchs. Da die Parteien darüber streiten, ob mit der angegriffenen Ausführungsform ein Verfahren mit den Merkmalen 4.2 bis 5 verwirklicht wird, bedarf es jedoch einer solchen Auslegung und als deren Grundlage nach der ständigen Rechtsprechung des BGH zunächst der tatrichterlichen Feststellung, welchen technischen Sinngehalt der vom Klagepatent angesprochene Fachmann mit den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit verbindet (BGH v. 14.6.1988 - X ZR 5/87, BGHZ 105, 1 [10] = MDR 1989, 62 - Ionenanalyse; v. 12.3.2002 - X ZR 168/00, BGHZ 150, 149 [153] = BGHReport 2002, 735 - Schneidmesser I; Urt. v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005 [1006] - Bratgeschirr). Diese Feststellungen können sich, wie es beide Tatrichter getan haben, ggf. auf die zwischen den Parteien "streitigen" Merkmale konzentrieren. Dabei darf jedoch der Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs nicht aus dem Auge verloren werden, da Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale stets nur dazu dienen, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln.
Merkmal 4.3 enthält - isoliert betrachtet - keine Anweisung an den Fachmann, sondern beschreibt den durch die Gesetze der Physik vorgegebenen Sachverhalt, dass der Signalanteil F1 des am Generator auftretenden Signals UB (Merkmal 3), welcher einem Wechselspannungsanteil der vom Generator erzeugten Spannung entspricht (Merkmal 4.1), mit dem zweiten Signalanteil F2 frequenzmoduliert ist, welcher durch die diskontinuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine verursacht ist (Merkmal 4.2) und daher notwendigerweise am Generator auftreten muss. Eine solche isolierte Betrachtung des Merkmals 4.3 ist jedoch verfehlt. Isoliert betrachtet enthalten die Merkmale 4.1 bis 4.3 sämtlich der Ermittlung der Drehzahl vorgegebene physikalische Tatbestände. Maßgeblich ist jedoch, welche Bedeutung ihnen der Fachmann im Zusammenhang der technischen Lehre beimisst, die der Patentanspruch dem Fachmann vermitteln will. Ihren Sinn beziehen die Merkmale 4.1 bis 4.3 daraus, dass sie eine nähere Definition des Signals UB enthalten, aus dem nach Merkmal 3 die Drehzahl ermittelt wird. Welche Bedeutung der Fachmann in diesem Zusammenhang der Frequenzmodulation i.S.d. Merkmals 4.3 beimisst, hat das Berufungsgericht nicht geklärt.
II. Schon deswegen hält auch die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte verletze mittelbar das Klagepatent, da bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der angegriffenen Ausführungsform das erfindungsgemäße Verfahren benutzt werde, der Nachprüfung nicht stand. Solange der technische Sinngehalt eines Patentanspruchs nicht feststeht, lässt sich nicht darüber urteilen, ob er von einer angegriffenen Ausführungsform verwirklicht wird. Darüber hinaus rügt die Revision zu Recht die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Arbeitsweise der angegriffenen Ausführungsform als rechtsfehlerhaft.
1. Die von ihm angenommene Verwirklichung des erfindungsgemäßen Verfahrens hat das Berufungsgericht wie folgt begründet:
Die Parteien stimmten auf Grund zutreffender patentrechtlicher Überlegungen darin überein, dass die angegriffene Ausführungsform von den Merkmalen 1, 2 und 4.1 Gebrauch mache. Entgegen der Auffassung des LG werde aber auch Merkmal 4.3 verwirklicht. Auch die angegriffene Ausführungsform ermittele nämlich wie das Klagepatent den niederfrequenten Signalanteil F2. Dies ergebe sich aus der Einlassung der Beklagten in der Klageerwiderung. Dort führe die Beklagte aus, dass zur Berechnung des Übersetzungsverhältnisses zwischen Brennkraftmaschine und Generator die vom Generator erzeugte Frequenz F1 und die Frequenz F2 der Verbrennungen des Motors bestimmt werden müssten. Im Klagepatent werde versucht, die Frequenz der Verbrennungen aus den regelmäßigen Schwankungen der Generatorfrequenz zu bestimmen, wobei als Ausgangsinformation auf die Modulationsfrequenz der vom Generator erzeugten Hochfrequenz zurückgegriffen werde. Mit den angegriffenen Messgeräten werde demgegenüber versucht, die Frequenz F2 aus einem in der Klageerwiderung zuvor beschriebenen "Vorgang 3" zu berechnen, nämlich aus einer Spannungsänderung an den Batterieklemmen unter Ausschluss der Hochfrequenz des Generators. Die Frequenz F2 werde durch Unterdrückung der Generator-Hochfrequenzkomponente des Signals berechnet, während im Klagepatent versucht werde, die Frequenz F2 durch Aufsuchen der die Generatorfrequenz F1 modulierenden Frequenz zu bestimmen.
Aus dieser Einlassung der Beklagten ergebe sich unmissverständlich - so meint das Berufungsgericht, dass entgegen dem mündlichen Vortrag der Beklagten in der Berufungsverhandlung sowohl im Klagepatent als auch in der angegriffenen Ausführungsform derselbe niederfrequente Signalanteil F2 ermittelt werde. Der Sinngehalt der Einlassung der Beklagten in der Klageerwiderung bestehe allein darin nachzuweisen, dass diese Frequenz F2 bei der angegriffenen Ausführungsform auf Grund eines anderen "Ermittlungsverfahrens" gewonnen werde als im Klagepatent. Das "Ermittlungsergebnis" - nämlich der niederfrequente Signalanteil F2 - sei hingegen bei den Messverfahren beider Parteien identisch. Nachdem somit bei beiden Messverfahren identische Signalanteile, nämlich F1 und F2, verwendet würden, sei auch deren Beziehung zueinander in beiden Fällen denknotwendig identisch, so dass auch bei der angegriffenen Ausführungsform das physikalische Phänomen einer Frequenzmodulation vorliege. Die nachträgliche Änderung der Einlassung der Beklagten nach der ersten mündlichen Verhandlung erster Instanz sowie in der Berufungserwiderung, nach der die angegriffene Ausführungsform nicht den Signalanteil F2 verwende, sondern eine Frequenzkomponente F3, die im Zusammenhang mit der Variation der Gleichspannung stehe und nicht mit dem Signalanteil F1 frequenzmoduliert sei, könne nicht berücksichtigt werden, da die ursprüngliche Sachverhaltsdarstellung ein Geständnis der Beklagten darstelle, das in der ersten mündlichen Verhandlung vor dem LG Wirksamkeit erlangt habe und nicht wirksam widerrufen worden sei.
Auch die Merkmale 3, 4.2 und 5 würden von der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht. Mit der Widerlegung der Einwände der Beklagten gegen die Verwirklichung des Merkmals 4.3 sei auch dem Vortrag der Beklagten zu diesen Merkmalen des Patentanspruchs die Grundlage entzogen.
2. Diese Beurteilung ist in zweifacher Hinsicht von Rechtsfehlern beeinflusst.
a) Das LG hat als unstreitig festgestellt, dass das angegriffene Messgerät das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator aus dem Verhältnis des hochfrequenten Signalanteils F1 des am Generator auftretenden Signals und einem von der Beklagten als F3 bezeichneten (niederfrequenten) "Wert" (Signalanteil) bestimmt, der sich aus Veränderungen der Spannungsamplitude an den Anschlussklemmen der Batterie ergibt. Das stimmt im Übrigen überein mit dem schriftsätzlichen Vorbringen beider Parteien. So hat etwa die Klägerin in ihrem Schriftsatz v. 5.11.2001 unter Bezugnahme auf die Ergebnisse eines in Frankreich durchgeführten Procès-verbal de constat erläutert, dass sich bei der angegriffenen Ausführungsform ein Gesamtsignal ergebe, das eine Amplitudenmodulation aufweise, die durch die niederfrequente Signalkomponente F3 mit der Frequenz 20 Hz gegeben sei; das angegriffene Gerät spreche auf diese Amplitudenmodulation an. Im Schriftsatz v. 2.10.2001 hat die Klägerin übereinstimmend damit ausgeführt, dass das Gerät der Beklagten offensichtlich frequenzmodulierte Signale nicht auswerte.
Die Feststellung des LG hatte, wie die Revision zu Recht rügt, grundsätzlich auch das Berufungsgericht seiner Entscheidung zu Grunde zu legen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Mit ihr ist es jedoch unvereinbar, wenn das Berufungsgericht meint, dass bei der angegriffenen Ausführungsform der (den Signalanteil F1 frequenzmodulierende) Signalanteil F2 ermittelt werde.
Sofern das Berufungsgericht Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der Feststellung des LG gehabt haben sollte, hatte es den Sachverhalt erneut festzustellen. In diesem Fall war ihm jedoch der Rückgriff auf das vom Berufungsgericht angenommene erstinstanzliche Geständnis der Beklagten verschlossen, da ein solches seine Wirksamkeit dadurch verloren hatte, dass die Parteien den abweichenden vom LG festgestellten Sachverhalt in erster Instanz übereinstimmend vorgetragen haben. Denn § 288 Abs. 1 ZPO bestimmt lediglich, dass die von einer Partei behaupteten Tatsachen insoweit keines Beweises bedürfen, als sie im Laufe des Rechtsstreits von dem Gegner bei einer mündlichen Verhandlung zugestanden sind. Ein Geständnis ist daher ohne Wirkung, wenn die zugestandene Tatsache von der anderen Partei nicht (mehr) behauptet wird (Prütting in MünchKomm/ZPO, 2. Aufl., § 288 Rz. 32; Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 21. Aufl., § 288 Rz. 19). Eine andere Beurteilung käme gem. § 535 ZPO nur dann in Betracht, wenn das LG zu Unrecht von einem unstreitigen Sachverhalt ausgegangen wäre; Derartiges hat das Berufungsgericht jedoch nicht festgestellt.
b) Im übrigen ist dem Vorbringen der Beklagten in der Klageerwiderung das vom Berufungsgericht darin gesehene Geständnis auch nicht zu entnehmen, wie das Revisionsgericht selbst beurteilen kann (BGH v. 7.12.1998 - II ZR 266/97, BGHZ 140, 156 [157] = GmbHR 1999, 178). Die Beklagte hat nämlich den Sachverhalt auch in der Klageerwiderung nicht anders dargestellt, als ihn das LG festgestellt hat und als ihn das Berufungsgericht der Berufungserwiderung entnimmt. Das Berufungsgericht missversteht vielmehr die Sachdarstellung in der Klageerwiderung, indem es aus dem Umstand, dass die Frequenz der Schwankungen der Amplitude mit der Frequenz des Signalanteils F2 übereinstimmt, schlussfolgert, dass die Beklagte den Signalanteil F2i.S.d. Klagepatents meine, wo sie von der Ermittlung der "Frequenz F2" der Verbrennungen des Motors spricht. Das Berufungsgericht setzt hierbei - ähnlich wie möglicherweise bei dem bei der Erläuterung der patentgemäßen Lehre verwendeten Begriff der "Frequenzanteile" - den den Signalanteil F1 frequenzmodulierenden Signalanteil F2 des Signals UB unzulässigerweise kurzerhand mit seiner Frequenz gleich.
III. Der Rechtsstreit ist nur teilweise zur Endentscheidung reif.
1. Da das Berufungsgericht keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen hat, welche technische Lehre der Fachmann Patentanspruch 1 des Klagepatents in seiner Gesamtheit entnimmt und ob diese Lehre mit der angegriffenen Vorrichtung verwirklicht werden kann, muss dies in einem neuen Berufungsverfahren nachgeholt werden. Dabei wird das Berufungsgericht zu erwägen haben, ob es der Beratung durch einen Sachverständigen bedarf.
2. Dagegen ist die Klage aus Rechtsgründen abweisungsreif, soweit die Klägerin die Beklagte nach Art. II § 1a Abs. 1 IntPatÜG auf Leistung einer angemessenen Entschädigung und zur Vorbereitung der Bezifferung dieses Anspruchs auf Rechnungslegung in Anspruch nimmt.
Nach Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG kann der Anmelder einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung, mit der für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird, eine den Umständen nach angemessene Entschädigung von demjenigen verlangen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wusste oder wissen musste, dass die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der europäischen Patentanmeldung war. Dass die Beklagte den Gegenstand der Anmeldung, das erfindungsgemäße Verfahren, angewendet oder zur Anwendung im Inland angeboten hätte (§ 9 S. 2 Nr. 2 PatG), hat das Berufungsgericht nicht festgestellt; die Revisionsbeklagte erhebt insoweit auch keine Gegenrügen. Damit scheidet aber eine Benutzung der angemeldeten Erfindung i.S.d. Art. II § 1 IntPatÜG durch die Beklagte aus. Der Umstand, dass die Beklagte Drehzahlmesser vertrieben hat, welche ggf. als Mittel anzusehen sind, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen und zur Benutzung der Erfindung geeignet sowie von ihren Abnehmern bestimmt gewesen sind, rechtfertigt einen Entschädigungsanspruch gegenüber der Beklagten nicht.
Der Anspruch aus Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG richtet sich ebenso wie der entsprechende Anspruch aus § 33 Abs. 1 PatG (nur) gegen denjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt. Das ist derjenige, der i.S.d. § 9 PatG ein entsprechendes Erzeugnis herstellt, anbietet, in den Verkehr bringt oder gebraucht oder zu diesem Zwecke einführt oder besitzt oder das angemeldete Verfahren anwendet. Nur er benutzt denjenigen immateriellen Schutzgegenstand, auf den sich das Recht auf das Patent (§ 6 PatG) richtet, der nach Patenterteilung durch den Patentanspruch umschrieben wird und dessen Benutzung dem Patentinhaber vorbehalten ist. Zwar existiert ein in diesem Sinne verbindlicher Patentanspruch bis zur Patenterteilung nicht. Da jedoch der Entschädigungsanspruch rückwirkend entfällt, soweit das Patent nicht erteilt, widerrufen oder für nichtig erklärt wird (Art. 67 Abs. 4, 68 EPÜ; §§ 58 Abs. 2, 21 Abs. 3, 22 Abs. 2 PatG), ist der Entschädigungsanspruch der Sache nach ebenso an den Patentanspruch gebunden wie das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers aus dem erteilten Patent. Art. 69 Abs. 2 S. 2 EPÜ bestimmt demgemäß auch, dass das europäische Patent in seiner erteilten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung bestimmt, soweit dieser nicht erweitert wird.
Derjenige, der selbst nicht den durch den Patentanspruch umschriebenen immateriellen Schutzgegenstand nutzt, sondern - vorsätzlich oder fahrlässig - lediglich fremde Nutzung ermöglicht oder fördert, ist nach Patenterteilung wie der Nutzer selbst zum Schadensersatz verpflichtet, weil die Patentverletzung eine unerlaubte Handlung darstellt und jede Form der Teilnahme an dieser unerlaubten Handlung zum Schadensersatz verpflichtet. Auf die Entschädigung für die Benutzung der Anmeldung sind diese Grundsätze jedoch nicht übertragbar, weil die Benutzung des Gegenstands der Anmeldung nicht rechtswidrig ist (BGH v. 11.4.1989 - X ZR 26/87, BGHZ 107, 161 = MDR 1989, 810 - Offenendspinnmaschine). Es fehlt daher an einer rechtlichen Grundlage für die Erstreckung der "Entschädigungshaftung" auf die Förderung fremder Nutzung der Erfindung, die auch durch Art. 67 Abs. 2 S. 3 EPÜ nicht gefordert wird.
Nichts Anderes gilt für diejenigen Formen der Ermöglichung und Förderung fremder Nutzung des Erfindungsgegenstandes, die nach Patenterteilung dem Tatbestand des § 10 PatG unterfallen (LG Düsseldorf, Entscheidungen der 4. Zivilkammer 1997, 25 [31]; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 33 Rz. 8; Mes, Patentgesetz, § 33 Rz. 6; Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl., § 33 Rz. 7; a.A. OLG Düsseldorf, InstGE 2, 1 [13] = Mitt. 2003, 252; InstGE 2, 115 [117] = Mitt. 2003, 264 [269]; Bernhardt/Kraßer, Patentrecht, 4. Aufl., S. 662; Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, S. 104).
Vor ihrer gesetzlichen Regelung ist die sog. mittelbare Patentverletzung als besondere Form der Teilnahme an fremder Patentverletzung gesehen worden, die demgemäß eine unmittelbare Patentverletzung als "Haupttat" erforderte (BGH v. 10.12.1981 - X ZR 70/80, BGHZ 82, 254 [257 f.] = MDR 1982, 316 - Rigg). Demgegenüber setzt der verselbstständigte Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG keine unmittelbare Verletzung des Patents durch den mit den sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehenden Mitteln belieferten Dritten voraus (BGH, Urt. v. 10.10.2000 - X ZR 176/98, BGHReport 2001, 88 = GRUR 2001, 228 [231] - Luftheizgerät). Unbeschadet dessen erweitert aber § 10 PatG nicht den - durch den Patentanspruch definierten - immateriellen Schutzgegenstand, dessen Nutzung ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist (BGH v. 24.9.1991 - X ZR 37/90, BGHZ 115, 204 [208] = MDR 1992, 37 - beheizbarer Atemluftschlauch). Vielmehr soll der Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzung vor dem Eingriff in diesen Schutzgegenstand geschützt werden; der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG lässt sich demgemäß auch als Patentgefährdungstatbestand bezeichnen (BGH v. 24.9.1991 - X ZR 37/90, BGHZ 115, 204 [208] = MDR 1992, 37 - beheizbarer Atemluftschlauch; Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03 - Flügelradzähler, für BGHZ vorgesehen).
Auch der Lieferant von "Mitteln" i.S.d. § 10 PatG benutzt somit den Gegenstand der Anmeldung nicht, sondern ermöglicht und fördert lediglich fremde Benutzung; nur diese bezeichnet § 10 Abs. 1 PatG dementsprechend als "Benutzung der Erfindung", an die wiederum die Tatbestände der § 33 Abs. 1 PatG, Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG und Art. 67 Abs. 2 S. 3 EPÜ anknüpfen. Für den Tatbestand des § 139 PatG ist die Unterscheidung zwischen eigener und fremder Benutzung demgegenüber unerheblich, weshalb dort - anders als in § 33 Abs. 1 PatG, Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG - an die Benutzung der Erfindung "entgegen den §§ 9 bis 13" PatG angeknüpft werden kann.
Es kommt hinzu, dass für die Anwendung eines Gefährdungstatbestands, wie ihn § 10 Abs. 1 PatG darstellt, dort kein Raum sein kann, wo es keine rechtswidrige Benutzung gibt, der durch einen vorgelagerten Verbotstatbestand entgegengewirkt werden müsste oder auch nur könnte. Da die Benutzung des Gegenstands der offen gelegten Patentanmeldung nicht rechtswidrig ist, ist auch die Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, unabhängig davon nicht rechtswidrig, ob die Mittel zur Benutzung der Erfindung (im Inland) bestimmt sind oder nicht. Wo es aber keine rechtswidrige Benutzung gibt, kann es sinnvollerweise auch kein Verbot geben, eine solche Benutzung zu ermöglichen oder zu fördern. Demgemäß existiert auch der Personenkreis von Lieferungs- oder Angebotsadressaten, auf den das Verbot des § 10 Abs. 1 PatG beschränkt ist, nämlich "andere als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigte Personen", vor der Patenterteilung nicht.
Dass dem Gefährdungstatbestand des § 10 PatG vor der Patenterteilung sein Bezugspunkt, die auf Grund der verbotenen Handlungen drohende unmittelbare Patentverletzung fehlt, kann auch nicht mit der Erwägung überspielt werden, die Rechtmäßigkeit der mittelbaren Benutzung könne schon deshalb nicht ausschlaggebend sein, weil auch die entschädigungspflichtigen unmittelbaren Benutzungshandlungen rechtmäßig seien (so aber OLG Düsseldorf, InstGE 2, 115 [117]). Denn entscheidend ist nicht die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der Benutzung der Erfindung als solche, sondern die Frage, ob der Tatbestand des § 10 PatG auch dort herangezogen werden kann, wo diejenige Gefährdung der Rechte des Patentinhabers oder Patentanmelders, der § 10 PatG entgegenwirken soll, von vornherein ausscheidet.
Dass diese Frage zu verneinen ist, wird auch an dem vom OLG Düsseldorf erörterten Fall deutlich, dass der Patentinhaber nach Erteilung des Patents kein absolutes Verbot der Lieferung der in § 10 Abs. 1 PatG bezeichneten Mittel durch den Dritten beanspruchen kann, weil bereits durch Warnhinweise an dessen Abnehmer vor einer patentverletzenden Benutzung verhindert werden kann, dass diese die - nach der Beschaffenheit der Mittel mögliche, aber nicht zwingende - Bestimmung treffen, die Mittel zur Benutzung der Erfindung einzusetzen (Scharen, GRUR 2001, 995 [997 f.]). In diesem Fall könnte, wovon auch das OLG Düsseldorf ausgeht, eine Entschädigungspflicht des "mittelbaren Benutzers" weder ohne weitere Voraussetzungen an die Lieferung der Mittel anknüpfen noch daran, dass der "mittelbare Benutzer" ohne den - vor Patenterteilung unzutreffenden - Hinweis geliefert hat, dass die Mittel nicht ohne Zustimmung des Patentanmelders zur Benutzung der Erfindung verwendet werden dürften. Daher soll die Entschädigungspflicht nach Auffassung des OLG Düsseldorf davon abhängen, ob der "mittelbare Benutzer" bei Lieferung der Mittel darauf hingewiesen hat, dass der Abnehmer Entschädigungsansprüchen des Patentanmelders unterliege, wenn er die gelieferten Mittel erfindungsgemäß verwende (OLG Düsseldorf InstGE 2, 115 [121]). Das wäre jedoch eine Hinweispflicht, die mit der Herbeiführung oder Abwendung der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 10 PatG nichts mehr zu tun hat und daher aus diesem Tatbestand auch nicht gerechtfertigt werden kann. Sie liefe darauf hinaus, den Dritten deshalb für entschädigungspflichtig zu erachten, weil er den unmittelbaren Benutzer nicht auf dessen eigene - und von diesem Hinweis unabhängige - Entschädigungspflichtigkeit hingewiesen hat. Entschädigungspflichtig wäre damit letztlich die Verletzung einer - richterrechtlich postulierten - Pflicht zur Belehrung über die objektive Rechtslage. Mit der von § 33 Abs. 1 PatG und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG angeordneten Entschädigungspflicht des unmittelbaren Nutznießers des Gegenstands der Erfindung wäre dies nicht mehr in Einklang zu bringen.
Da weitere Feststellungen insoweit weder erforderlich noch zu erwarten sind, kann der Senat in der Sache entscheiden und die Klage abweisen, soweit das Berufungsgericht die Beklagte für die Zeit vor Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Verpflichtung zur Entschädigung festgestellt hat.
Fundstellen
Haufe-Index 1202683 |
BGHZ 2005, 221 |
BGHR 2004, 1430 |
EBE/BGH 2004, 3 |
GRUR 2004, 845 |
IIC 2005, 715 |
LMK 2004, 197 |
Mitt. 2004, 412 |