OLG Karlsruhe Urteil vom 26.01.2011 - 6 U 27/10

Entscheidungsstichwort (Thema)

SUPERIllu

Leitsatz (amtlich)

Der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke durch eine unwesentlich abgewandelte Markenform (§ 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG) steht es nicht entgegen, dass der Markeninhaber eine weitere Marke registriert hat, die der abgewandelten Form hochgradig ähnlich, aber nicht mit ihr identisch ist (Abgrenzung zu EuGHWRP 2007, 1322 - BAINBRIDGE).

Verfahrensgang

LG Mannheim (Urteil vom 12.01.2010; Aktenzeichen 2 O 44/09)

Tenor

1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des LG Mannheim vom 12.1.2010 (Az. 2 O 44/09) im Kostenpunkt aufgehoben und - unter Abweisung der weitergehenden Klage - in Ziff. 1 wie folgt neu gefasst:

Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 39509427 eingetragenen Wortmarke "ILLU" insoweit einzuwilligen, als sie für Druckereierzeugnisse und Verlagserzeugnisse mit Ausnahme von Magazinen und Zeitschriften, Zeitungen, Broschüren und Lichtbildererzeugnissen (soweit in Klasse 16 enthalten) und für die Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen mit Ausnahme von Magazinen und Zeitschriften, Zeitungen, Broschüren und Lichtbildererzeugnissen, für die Veröffentlichung und Herausgabe von Lehr- und Informationsmaterial einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen sowie für die Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger Schutz beansprucht.

2. Die weitergehende Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 4/5, die Beklagte 1/5.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Vollstreckung der Klägerin gem. Ziff. 1 kann gegen Sicherheitsleistung i.H.v. EUR 20.000 abgewendet werden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Im Übrigen kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages abgewendet werden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit i.H.v. 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages leistet.

5. Die Revision wird zugelassen.

Gründe

I. Die Klägerin begehrt die Löschung der für die Beklagte eingetragenen Wortmarke "ILLU".

Die Parteien sind konkurrierende Verlagsunternehmen. Die Beklagte ist Inhaberin der am 7.8.1995 in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes für die Klassen 16 und 41 eingetragenen Wortmarke "ILLU" (Anlage K1). Neben weiteren Marken mit dem Bestandteil "Illu" ist die Beklagte auch Inhaberin einer eingetragenen deutschen Wortmarke "SUPER ILLU".

Mit Schreiben vom 5.3.2008 wies die Klägerin die Beklagte auf die Löschungsreife der streitgegenständlichen Marke "ILLU" hin. Am 13.10.2008 stellte die Klägerin Antrag auf Löschung dieser Marke wegen Verfalls beim Deutschen Patent- und Markenamt, dem die Beklagte mit Schreiben vom 11.11.2008 widersprach. Hiervon wurde die Klägerin am 24.11.2008 in Kenntnis gesetzt. Die vorliegende Klage ging am 24.2.2009 ein.

Die S. Verlag GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der Beklagten, gibt eine wöchentlich erscheinende Zeitschrift mit dem Titel "SUPER illu" heraus. Die Zeitschrift hatte im Jahr 2007 eine verkaufte Auflage zwischen 471.000 und 526.000 Exemplaren. Die letzten beiden Hefte des Jahres 2008 verkauften sich in einer Auflage von 616.000 und 419.000 Exemplaren, das erste Heft des Jahres 2009 in einer Auflage von 419.000 Exemplaren. Sie erreicht damit etwa 2,64 Millionen Leser.

Am 28.8.2008 veröffentlichte die S. Verlag GmbH & Co. KG das erste und am 13.11.2008 das zweite Sonderheft zur Zeitschrift "SUPER illu" mit dem Titel "illu" und dem Untertitel "Das Star-Magazin von SUPERillu". Seit dem 28.1.1998 bis zum 28.3.2007 wurde eine Fernsehsendung "SUPER ILLU TV" ausgestrahlt. Unter www.super-illu.de wird ein Internetauftritt betrieben.

Am 19.2.2009 wurde eine die Marke "Illu" angreifende Klage aus dem Jahr 2008 (LG Mannheim, Az. 7 O 44/08) gegen die hiesige Beklagte zurückgenommen.

Die Klägerin ist der Auffassung, die angegriffene Wortmarke "ILLU" sei wegen Verfalls löschungsreif, da sie von der Beklagten weder innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab der Eintragung noch danach rechtserhaltend benutzt worden sei. Die Beklagte meint dagegen, die im Rahmen einer Konzernlizenz erfolgte Benutzung des Zeichens "SUPER illu" wirke für die Streitmarke rechtserhaltend.

Mit dem angegriffenen Urteil, auf das wegen aller Einzelheiten Bezug genommen wird, hat das LG die Beklagte entsprechend dem Antrag der Klägerin wie folgt erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 39509427 für die Waren/Dienstleistungen der Klasse 16 (Druckereierzeugnisse und Verlagserzeugnisse, insbesondere Magazine; Zeitschriften, Zeitungen und Broschüren, Bücher; Lichtbildererzeugnisse, Fotografien(soweit in Klasse 16 enthalten)) und der Klasse 41 (Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Magazinen, Zeitungen und Zeitschriften, Broschüren und Bücher...