Kosten für zusätzlichen Patentanwalt nicht automatisch erstattungsfähig

Leitsatz

Wird die Marke eines Markeninhabers im Rechtsverkehr verletzt, kann der Berechtigte den Verletzter abmahnen und auf Unterlassung weiterer Verletzungshandlungen in Anspruch nehmen. Hiermit wird er regelmäßig einen Rechtsanwalt beauftragen. Die hierdurch entstehenden Anwaltskosten hat der Verletzer dem Markeninhaber zu erstatten. Dies gilt aber nicht automatisch für die Kosten eines zusätzlich hinzugezogenen Patentanwalts.

Sachverhalt

Die Klägerin hatte die Beklagte wegen einer Markenverletzung abmahnen lassen. Das Abmahnschreiben war von ihrer Rechtsanwältin und ihrem Patentanwalt unterzeichnet. Die Beklagte gab die geforderte Unterwerfungserklärung ab. Sie war jedoch nicht bereit, neben den entstandenen Rechtsanwalts- auch die Patentanwaltskosten zu zahlen. Das OLG gab ihr Recht. Nach Auffassung des Gerichts sind zwar die entstandenen Rechtsanwaltskosten regelmäßig als erforderliche Rechtsverfolgungskosten zu ersetzen, nicht jedoch die Patentanwaltskosten.

Die Brisanz der gerichtlichen Entscheidung liegt in der Distanzierung von der bisherigen Rechtsrechung. Nach § 140 Abs. 3 des Markengesetzes sind im Rahmen eines markenrechtlichen Rechtsstreits die Kosten eines hinzugezogenen Patentanwalts automatisch zu ersetzen.

Diese Vorschrift haben einige OLG und bisher auch das OLG Frankfurt analog auf die außergerichtliche Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten angewandt. Hiervon hat sich das OLG Frankfurt nun ausdrücklich abgesetzt. Maßgeblich war hierfür folgende Erwägung: Im Markenrecht sind die Kosten des eingeschalteten Rechtsanwalts von der Gegenseite zu ersetzen, soweit der Berechtigte die Einschaltung des Rechtsanwalts für erforderlich halten durfte. Diese Erforderlichkeit ist gegeben, wenn die Beurteilung der Sach- und Rechtslage, sowie die Einleitung der richtigen Schritte einen gewissen juristischen Sachverstand erfordern. Dies ist bei Rechtsverletzungen regelmäßig der Fall. Dieser Grundsatz muss nach Ansicht des OLG auch für die Einschaltung des Patentanwalts gelten.

Ist die Verletzung des Markenrechts durch den eingeschalteten Rechtsanwalt ohne besondere weitere Fachkenntnisse erkennbar, ist die zusätzliche Hinzuziehung eines Patentanwalts nicht erforderlich. Dies gilt insbesondere, wenn sich die Tätigkeit des Patentanwalts darauf beschränkt, lediglich die vom Rechtsanwalt vorgenommene markenrechtliche Bewertung zu überprüfen.

Zu dieser rechtlichen Bewertung muss ein Rechtsanwalt auch ohne Hilfe eines Patentanwalts in der Lage sein. Anders liegt der Fall, wenn der Patentanwalt Tätigkeiten übernimmt, die in das typische Arbeitsfeld eines Patentanwalts gehören. Dies sind etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage der Marke. Nach Auffassung des OLG können insoweit die Grundsätze gelten, nach denen Patentanwaltskosten in Wettbewerbssachen erstattungsfähig sind.

Link zur Entscheidung

OLG Frankfurt, Urteil v. 12.11.2009, 6 U 130/09.