OLG Düsseldorf Beschluss vom 08.11.2017 - 20 U 132/17

Tenor

I. Das Verfahren wird ausgesetzt.

II. Das Oberlandesgericht Düsseldorf legt dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:

1. Ist bei der Beurteilung der Frage, ob eine Benutzung nach Art und Umfang ernsthaft im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG ist, bei einer Marke, die für eine breite Warenkategorie - hier Landfahrzeuge, insbesondere Automobile und Teile davon - eingetragen ist, die aber tatsächlich nur für ein besonderes Marktsegment - hier: hochpreisige Luxussportwagen und Teile davon - benutzt wird, auf den Markt für die eingetragene Warenkategorie insgesamt abzustellen oder kann auf das besondere Marktsegment abgestellt werden? Ist dann, wenn die Benutzung für das besondere Marktsegment ausreicht, die Marke im Löschungsverfahren wegen Verfalls in Bezug auf dieses Marktsegment aufrecht zu erhalten?

2. Stellt der Vertrieb von gebrauchten Waren, die bereits vom Markeninhaber im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind, durch den Markeninhaber eine Benutzung der Marke im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG dar?

3. Wird eine Marke, die nicht nur für eine Ware, sondern zudem auch für Teile dieser Ware eingetragen ist, rechtserhaltend auch für die Ware benutzt, wenn diese Ware nicht mehr vertrieben wird, wohl aber mit der Marke gekennzeichnete Zubehör- und Ersatzteile für die in der Vergangenheit vertriebene und mit der Marke gekennzeichnete Ware?

4. Ist bei der Beurteilung, ob eine ernsthafte Benutzung vorliegt, auch zu berücksichtigen, ob der Markeninhaber zwar nicht unter Verwendung der Marke, aber für die bereits vertriebenen Waren bestimmte Dienstleistungen anbietet?

5. Sind bei der Prüfung der Benutzung der Marke im betreffenden Mitgliedsstaat (hier: Deutschland) im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG gemäß Artikel 5 des Deutsch-Schweizerischen Staatsvertrags vom 13. April 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz auch Benutzungen der Marke in der Schweiz zu berücksichtigen?

6. Ist es mit der Richtlinie 2008/95/EG vereinbar, dem Markeninhaber, der wegen Verfalls der Marke in Anspruch genommen wird, zwar eine umfassende Darlegungslast für die Benutzung der Marke aufzuerlegen, das Risiko der Nichterweislichkeit aber dem Löschungskläger aufzuerlegen?

Gründe

A) 1 Die Beklagte ist Inhaberin der am 7. Mai 1990 unter der Nummer 1158448 bei dem Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke

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die Schutz beansprucht für folgende Waren der Klasse 12:

Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge sowie Teile davon; Motoren für Landfahrzeuge; Autozubehör, nämlich Anhängerkupplungen, Gepäckträger, Skiträger, Schmutzfänger, Schneeketten, Windabweiser, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Sicherheitskindersitze

Zwischen 1984 und 1991 vertrieb die Beklagte ein Sportwagenmodell unter der Bezeichnung "Testarossa", bis 1996 die Nachfolgemodelle 512 TR und F512 M. Im Jahre 2014 produzierte sie ein Einzelstück mit der Modellbezeichnung "Ferrari F12 TRS". Der Kläger stellte am 3.12.2015 einen Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt, die Marke wegen Verfalls zu löschen, dem die Beklagte widersprach.

Mit der angefochtenen Entscheidung hat das Landgericht die Beklagte verurteilt, in die Löschung ihrer unter der Registernummer 1158448 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke

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einzuwilligen.

Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt, die Beklagte habe die Löschungsmarke in einem ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren in Deutschland und der Schweiz nicht ernsthaft für die Waren genutzt, für die sie eingetragen ist. Es sei daran festzuhalten, dass eine Marke nur dann ernsthaft benutzt werde, wenn sie ihrer Hauptfunktion entsprechend genutzt werde, nämlich die Ursprungsidentität der von ihrer Eintragung erfassten Waren und Dienstleistungen zu garantieren. Die Rechtsprechung des EuGH zu einem weiteren Funktionsverständnis ändere daran nichts, da diese sich auf die Frage der rechtsverletzenden Benutzung im Rahmen des Identitätsschutzes beziehe. Zwar liege die Darlegungs- und Beweislast für eine Nichtbenutzung beim Löschungskläger. Allerdings treffe die Beklagte eine sekundäre Darlegungslast, substantiiert vorzutragen und zu belegen, dass entgegen der Behauptung des Klägers eine ernsthafte Benutzung stattgefunden habe. Auch hieran ändere die Bekanntheit der Löschungsmarke - entgegen der Ansicht der Beklagten - nichts. Eine ernsthafte Benutzung der Löschungsmarke für die eingetragenen Waren habe die Beklagte nicht hinreichend dargelegt. Für die Waren "Luft- und Wasserfahrzeuge sowie Teile davon" fehle jeglicher Vortrag. Ihr Vortrag zur Benutzung für "Landfahrzeuge sowie Teile davon; Motoren für Landfahrzeuge; Autozubehör, nämlich Anhängerkupplungen, Gepäckträger, Skiträger, Schmutzfänger, Schneeketten, Windabweiser, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Sicherheitskindersitze" reiche nicht aus, um eine diesbezüglich ernsthafte Benutzung an...