Leitsatz (amtlich)
Verwendet der Hersteller für eine Ware in den anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union eine andere Marke als in Deutschland, hat nicht er darzulegen und zu beweisen, dass er damit keine Abschottung der Märkte beabsichtigt. Vielmehr hat der Parallelimporteur darzulegen und zu beweisen, dass ihn die Umstände dazu zwingen, die im Ausland verwendete Marke durch die in Deutschland verwendete Marke zu ersetzen, um im Vertrieb der Ware nicht beeinträchtigt zu werden.
Normenkette
Verfahrensgang
LG Hamburg (Aktenzeichen 312 O 561/00) |
Nachgehend
Tenor
Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des LG Hamburg, Zivilkammer 12, vom 26.9.2000 wird zurückgewiesen.
Die Beklagten tragen die Kosten des Berufungsverfahrens wie Gesamtschuldner.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagten dürfen die Zwangsvollstreckung durch eine Sicherheitsleistung von 272.000 EUR abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird zugelassen und beschlossen:
Der Streitwert wird auch für die Rechtsmittelinstanz auf 255.646 EUR (500.000 DM) festgesetzt.
Tatbestand
Die Klägerin hat die Rechte an der deutschen Marke „Topinasal”. Sie erzielt mit dem Arzneimittel „Pulmicort” Millionenumsätze. Dieses wird in Deutschland für unter schiedliche Indikationsgebiete mit den Zusätzen „1,0 mg”, „Dosieraerosol”, „Turbohaler”, „Turbohaler 400 µg” und „Topinasal” vertrieben. „Pulmicort Topinasal” dient der Behandlung und Vorbeugung bei allergischem Schnupfen und Nasenpolypen durch Einsprühen in die Nase. Dieses Mittel wird in Portugal als „Pulmicort nasal aqua” und in Griechenland als „Pulmicort nasal aqua Spray” vertrieben.
Die Beklagte hat das Mittel aus Portugal parallelimportiert und den Zusatz „nasal aqua” durch „Topinasal” ersetzt. Andere Parallelimporteure behalten bei Importen aus Portugal die Bezeichnung „Pulmicort nasal aqua” bei.
Die Klägerin hat beantragt, den Beklagten bei Meidung gesetzlicher Ordnungsmittel zu verbieten, das aus Portugal importierte Arzneimittel Pulmicort – nasal aqua in der Bundesrepublik Deutschland mit der Bezeichnung „Topinasal” zu versehen, feilzuhalten und/oder in den Verkehr zu bringen oder in den Verkehr bringen zu lassen.
Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen.
Das LG, auf dessen Entscheidung zur Vervollständigung des Tatbestandes Bezug genommen wird, hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Hiergegen wenden sich diese mit ihrer Berufung, die sie form- und fristgerecht eingelegt und begründet haben.
Sie werfen der Klägerin vor, mit Hilfe ihrer Marke den deutschen Markt abschotten zu wollen. Außerdem müssten sie die Marke verwenden, um Zugang zum deutschen Markt zu finden, weil sich das Mittel mit der portugiesischen Bezeichnung nicht absetzen lasse. Sie beantragen, das Urteil des LG abzuändern und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen.
Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien mit Anlagen und Beweisangeboten Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die Berufung hat keinen Erfolg.
Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist aus den §§ 4, 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3–5 MarkenG begründet.
1. Die Klägerin verfügt über die Rechte an der Marke „Topinasal”. Das beanstandete Verhalten der Beklagten verletzt diese Rechte, denn ohne Zustimmung der Klägerin darf niemand Arzneimittelpackungen mit „Topinasal” versehen und so gekennzeichnet anbieten und/oder vertreiben. Diesen Tatbestand verwirklichen die Beklagten dadurch, dass sie das portugiesische Arzneimittel Pulmicort nasal aqua nach Deutschland importieren, den Bestandteil „nasal aqua” mit der Klagemarke „Topinasal” überkleben und das Mittel in dieser Form anbieten und vertreiben.
Diese Veränderungen, die die Beklagten für den Inlandsmarkt an der Packung vornehmen, sind markenrechtliche Verlet zungstatbestände des Versehens mit einer Marke. Solche Benutzungshandlungen sind dem Markeninhaber bzw. dem Lizenz nehmer selbst vorbehalten und bei der Vornahme durch Dritte von seiner Zustimmung abhängig, an der es vorliegend fehlt.
2. Gemeinschaftsrechtlichen Erwägungen stehen dem nicht entgegen. Die Klägerin darf sich der Benutzung ihrer Marke aus berechtigten Gründen widersetzen (§ 24 Abs. 2 MarkenG).
Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden Regelung in Art. 7 der ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied staaten über die Marken 89/104/EG vom 21.12.1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1). Die hierzu ergangene Rechtsprechung des EuGH ist zur Auslegung des § 24 MarkenG heranzuziehen.
Das gilt auch, wenn die für die Ware im Herkunftsland verwendeten Marke erstmalig durch ein andere Marke des Herstellers ersetzt wird (EuGH v. 12.10.1999 – C-379/97; Upjohn ./. Paranova, Rz. 37 ff.; GRUR 2000, 159 ff.; PharmR 2000, 77 ff.). Es macht also keinen Unterschied, dass die Beklagten für das aus Portugal importierte Originalarzneimittel „...
Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen