Entscheidungsstichwort (Thema)
"Oerlikon": Erwerb einer Benutzungsmarke durch Lizenznehmer
Leitsatz (amtlich)
1. Unterlassungsansprüche aus einem Markenlizenzvertrag, den eine Konzerntochter geschlossen hat, stehen nur dieser und nicht der Muttergesellschaft zu. Das gilt auch dann, wenn die Tochter durch Veräußerung an ein drittes Unternehmen aus dem Konzernverbund ausscheidet und die Konzernmutter an der Verfolgung der Ansprüche aufgrund des - identischen - prägenden Bestandteils ihrer Unternehmensbezeichnung interessiert ist.
2. Ein für Maschinen (hier: Kegelradgetriebe) verwendeten Zeichen (hier: Oerlikon) wird in Alleinstellung benutzt, wenn ihm lediglich Typenbezeichnungen (B 22, C 28, L 50) hinzugefügt werden, die erkennbar der Unterscheidung verschiedener Produktvarianten mit gemeinsamer Betriebsherkunft dienen (Abgrenzung zu BGH GRUR 2009, 766, Tz. 51 - Stofffähnchen).
3. Die Verwendung einer auf dem Produkt an prominenter Stelle angebrachten Marke führt mutmaßlich nach mehreren Jahren zu deren Verkehrsgeltung, wenn der entsprechende - hoch spezialisierte - Markt von nur zwei Unternehmen beliefert wird und hochpreisig ist.
4. Die während der Dauer eines Lizenzvertrages entstehende Benutzungsmarke erwirbt der Lizenznehmer, wenn dem Verkehr die Lizenzierung nicht bekannt ist. Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn die Art der Zeichenbenutzung die vertragliche Gestattung überschreitet.
5. Nach Beendigung des Lizenzvertrages ist der Lizenznehmer verpflichtet, eine von ihm erworbene Benutzungsmarke auf den Lizenzgeber zu übertragen; die Marke fällt dem Lizenzgeber aber nicht eo ipso mit dem Vertragsende zu.
Es ist Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision eingelegt worden, das Aktenzeichen des Beschwerdeverfahrens lautet I ZR 205/09.
Normenkette
MarkenG § 4 Nr. 2, § 6 Abs. 2, § 8 Nr. 10, § 14 Abs. 2 Nr. 1, § 21 Abs. 2, § 27
Verfahrensgang
LG Köln (Urteil vom 12.03.2009; Aktenzeichen 31 O 577/07) |
Tenor
1.) Die Berufung der Klägerin gegen das am 12.3.2009 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des LG Köln - 31 O 577/07 - wird zurückgewiesen.
2.) Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Klägerin.
3.) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann jedoch die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit i.H.v. 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
4.) Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
I. Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke "Oerlikon", die sie am 30.11.2006 angemeldet hat und die am 7.5.2007 eingetragen worden ist. Die Marke ist u.a. für Maschinen für die Metallbearbeitung, Werkzeugmaschinen und Teile davon (Klasse 7) geschützt. Aus dieser Marke geht sie gegen die Beklagte vor, die das Zeichen "Oerlikon" zur Kennzeichnung ihrer Maschinen im Bereich der Kegelradtechnik verwendet. Kegelradmaschinen dienen der Herstellung von Kegelrädern, die in Kegelradgetrieben die Drehbewegung zwischen sich schneidenden oder sich kreuzenden Achsen übertragen; Kegelradgetriebe werden u.a. in Kraftfahrzeugen mit Hinterradantrieb und in Helikoptern eingesetzt.
Die Rechtsvorgängerin der Beklagten, das Unternehmen A. Söhne aus R., vereinbarte am 27.3.1991 mit der Werkzeugmaschinen Oerlikon-Bührle AG, einer 100-prozentigen Tochter der damals als Oerlikon-Bührle Holding AG firmierenden Klägerin, ein Joint-Venture, das zur gemeinsamen Gründung der Oerlikon G. AG (im Folgenden: OGT) führte. In diese brachte die Werkzeugmaschinen Oerlikon-Bührle AG den gesamten Geschäftsbetrieb ihres Geschäftsbereichs "Maschinen" ein, einschließlich des alleinigen und uneingeschränkten Rechts zur Herstellung, zum Anbieten und zum Vertrieb national wie international des Oerlikon-Verzahnungssystems sowie der Oerlikon-F. Schleifmaschinen (Art. 4.2). In der Joint-Venture-Vereinbarung war bereits vorgesehen, dass die Werkzeugmaschinen Oerlikon-Bührle AG ihre Anteile an der OGT zum 31.12.2003 an die Rechtsvorgängerin der Beklagten übertragen würde (Art. 13). Zur Benutzung von Zeichen ist in der Joint-Venture-Vereinbarung geregelt:
4.5 Alle Immaterialgüterrechte, über die der Geschäftsbereich "Maschinen" frei verfügen kann, werden zusammen mit der Sacheinlage bzw. Sachübernahme an OGT übertragen.
...
4.8 ... Soweit Oerlikon und andere Gesellschaften der Oerlikon-Bührle Gruppe nicht durch Gesetz oder die vertraglichen Verpflichtungen gem. ANHANG K eingeschränkt sind, erlaubt Oerlikon folgendes:
a) ...
b) Die Benützung durch OGT des Warenzeichens "Oerlikon" und des Warenzeichens "Oerlikon/Lauf".
c) Den Gebrauch der Firmabezeichnung "OERLIKON G. AG".
Am 30.4.1991 schlossen die Werkzeugmaschinen Oerlikon-Bührle AG und die OGT in Gründung einen Lizenzvertrag, in dem die Werkzeugmaschinen Oerlikon-Bührle AG an die OGT zahlreiche Marken, die jeweils nicht den Wortbestandteil "Oerlikon" enthielten, übertrug sowie eine Lizenz einräumte zur Benutzung mehrerer Wortmarken mit dem Bestandteil "Oerlikon" sowie...