ZAP 13/2019, Der Schutz von Marken nach dem Markengesetz ... / 1. Markenfähigkeit

a) Abstrakte Markenfähigkeit

Als Marke sind grundsätzlich alle Zeichen schutzfähig, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1 Marken). Die Hauptfunktion der Marke besteht deshalb darin, die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu gewährleisten (vgl. etwa BGH GRUR 2016, 1167 Rn 13 – Sparkassen-Rot). Aus dieser Herkunftsfunktion folgt ein ausschließliches Recht des Inhabers der Marke (§ 14 Abs. 1 MarkenG).

Die Markenfähigkeit eines Zeichens nach § 3 Abs. 1 MarkenG ist abstrakt, d.h. ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, allein danach zu prüfen, ob das Zeichen als solches (überhaupt) zur Unterscheidung geeignet ist (vgl. etwa BGH GRUR 2006, 679 Rn 11 – Porsche Boxster), während die konkrete Unterscheidungskraft für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen (erst) im Rahmen etwaiger absoluter Eintragungshindernisse i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (s. unten 5. b.) von Bedeutung ist.

An einer Eignung zur Unterscheidung fehlt es, wenn das Zeichen in einer bloßen Eigenschaft der betreffenden Ware besteht (EuGH, GRUR 2007, 231 Rn 39 – Dyson) oder sich eine Anmeldung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen erstrecken können soll und deshalb nicht hinreichend bestimmt ist (EuGH, a.a.O. Rn 35–39: beliebig wechselnde Formen eines durchsichtigen Auffangbehälters eines Staubsauger; BGH GRUR 2013, 1046 Rn 21 – Variable Bildmarke).

Hinweis:

Der Gegenstand der Anmeldung muss hinreichend klar, eindeutig und in sich abgeschlossen, mithin nicht lediglich abstrakt, sondern konkret festgelegt sein.

Nach der – nicht abschließenden – Aufzählung in § 3 Abs. 1 MarkenG kommen als schutzfähige Zeichenformen, insbesondere in Betracht:

• Wörter einschließlich Personennamen,
• Abbildungen,
• Buchstaben,
• Zahlen,
• Klänge (früher Hörzeichen),
• dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung,
• sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen.
• Da die Aufzählung in § 3 Abs. 1 MarkenG nicht abschließend ist, können auch sonstige Markenformen geschützt werden. Dazu zählen etwa Duftmarken (vgl. EuGH GRUR 2003, 145 Rn 68 ff. – Sieckmann), Tastmarken (BGH GRUR 2007, 149 – Tastmarke) oder Bewegungs- oder Multimediamarken, soweit diese zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen geeignet sind.

Der Markenschutz setzt aber auch deren Eignung voraus, im (Marken-)Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes – nach der Neufassung durch das MaMOG – klar und eindeutig bestimmen können (§ 8 Abs. 1 Marken; s.u. 5.a.).

Mögliche Markenformen einer Unionsmarke ergeben sich aus der – nicht abschließenden – Aufzählung in Art. 4 UMV.

b) Ausschließungsgründe

Nach § 3 Abs. 2 MarkenG sind solche Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,

• die durch die Art der Ware selbst bedingt sind (Nr. 1),
• die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind (Nr. 2) oder
• die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen (Nr. 3).

Diese Ausschlussgründe sollen im Allgemeininteresse verhindern, rein produktbezogene Gestaltungen (sog. produktabhängige Formmarken) zeitlich unbegrenzt zu monopolisieren (Hacker in Ströble/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 2018, § 3 Rn 121 ff).

Hinweise:

Durch die Neufassung des § 3 Abs. 2 MarkenG wurde der Schutzausschluss auf "charakteristische Merkmale", die artbedingt, technisch oder wertbedingt sind, erweitert. Damit wird der neueren Rechtsprechung des EuGH Rechnung getragen (EuGH GRUR 2014, 1097 Rn 27 – Hauck/Stokke), die im Allgemeininteresse eine weite Auslegung der Ausschlussgründe befürwortet.

Der BGH hat sich dieser Auslegung angeschlossen und seine frühere – restriktive – Rechtsprechung aufgegeben (BGH GRUR 2018, 404 Rn 56 – Quadratische Schokoladenverpackung; dazu i.E. Gernhardt WRP 2018, 403).

Die Ausschlussgründe in § 3 Abs. 2 MarkenG können nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden (§ 8 Abs. 3 MarkenG).