ZAP 15/2019, Schutz von Marken nach dem Markengesetz – T ... / 3. Inhalt und Durchsetzung von Abwehransprüchen

Liegt eine unzulässige Benutzungshandlung i.S.v. § 14 Abs. 2–4 MarkenG vor, so steht dem Markeninhaber nach § 14 Abs. 5 S. 1 MarkenG bei Wiederholungsgefahr ein verschuldensunabhängiger Anspruch auf Unterlassung zu, der durch Klage vor den ordentlichen Gerichten (§ 140 Abs. 1 MarkenG) und bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen durch einstweilige Verfügung (zur Dringlichkeitsvermutung s. § 140 Abs. 2 MarkenG n.F.) oder – zur Vermeidung eines Kostenrisikos nach § 93 ZPO – außergerichtlich im Wege einer vorprozessualen Abmahnung geltend gemacht werden kann. Ist bereits eine – auch nur einmalige – Kennzeichenverletzung erfolgt, so begründet dies die tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr, die grundsätzlich nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung oder einen rechtskräftigen Unterlassungstitel ausgeräumt wird (vgl. etwa BGH GRUR 2009, 1162, Rn 64 – DAX).

Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO muss der Unterlassungsantrag hinreichend bestimmt sein (vgl. etwa BGH GRUR 2013, 1161 Rn 32 – Hard Rock Cafe: "Merchandising-Artikeln und Souvenirs" zu unbestimmt; LG Köln GRUR-RR 2013, 254, 255: "verwechslungsfähige Dienstleistungen" zu unbestimmt).

Eine Unterlassungsverpflichtung kann nach der neueren Rechtsprechung des BGH auch die Pflicht zur Vornahme von Handlungen zur Beseitigung eines zuvor geschaffenen Störungszustands wie etwa den Rückruf der bereits gelieferten Produkte umfassen (BGH GRUR 2018, 292 Rn 20 – Produkte zur Wundversorgung). Vernichtungs- und Rückrufansprüche als Folge von Markenrechtsverletzungen sind auch in § 18 Abs. 1 und 2 MarkenG vorgesehen, sie sind allerdings ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist (Abs. 3).

Wer eine Markenrechtsverletzung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke gem. § 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG darüber hinaus zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Dabei kann sich ein Verschulden auch aus einer unterlassenen Recherche nach bereits eingetragenen Kennzeichen vor der Aufnahme der Benutzung ergeben (BGH GRUR 2008, 1004 Rn 35 – Haus & Grund II; OLG Hamm BeckRS 2013, 7148).

Zur Geltendmachung von Ansprüchen ist grundsätzlich der Inhaber einer eingetragenen, einer durch Benutzung entstandenen oder notorisch bekannten Marke berechtigt. Nach § 28 Abs. 1 MarkenG wird die Inhaberschaft des im Register Eingetragenen vermutet.

Der in Anspruch genommene Verletzer kann demgegenüber etwa den fehlenden älteren Zeitrang der Klagemarke, das Fehlen einer Verwechslungsgefahr oder das Fehlen einer hinreichenden Bekanntheit der Klagemarke geltend machen.

Dagegen ist im Verletzungsprozess nicht zu prüfen, ob der Eintragung der Klagemarke seinerzeit absolute Schutzhindernisse entgegenstanden, weil das Verletzungsgericht an die Eintragung gebunden ist (vgl. etwa BGH GRUR 2013, 1103 Rn 19 – Pralinenform II). Um eine Löschung zu erreichen, ist deshalb ein entsprechender Antrag beim DPMA erforderlich (s. oben V.2.a.).