ZAP 15/2019, Schutz von Marken nach dem Markengesetz – T ... / 4. Schranken des Markenschutzes (§§ 20–25 MarkenG)

Als Einwendungen und Einreden gegen Ansprüche aus Markenrechtverletzungen kommen in Betracht:

Die Verjährung kennzeichenrechtlicher Ansprüche (§§ 14–19c MarkenG) richtet sich aufgrund der Verweisung in § 20 MarkenG nach dem Verjährungsrecht der §§ 194 ff. BGB (zur Verwirkung s. § 21 Abs. 1 MarkenG).

Um die Benutzung beschreibender Angaben durch andere Wirtschaftsteilnehmer zu ermöglichen, darf der Inhaber einer Marke einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

• den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG),
• ein Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung (Nr. 2) oder
• die Marke, wenn die Benutzung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist (Nr. 3).
• Die Benutzung einer Marke ist nach der Rechtsprechung des BGH notwendig, wenn die Information über den Zweck der Ware oder Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann. Es muss ausgeschlossen sein, dass diese Information auch auf andere Art und Weise, wie etwa durch Angabe technischer Standards oder Normen, bewerkstelligt werden kann (BGH GRUR 2019, 165 Rn 25 – keine-vorwerk-vertretung.de).

Die Schutzschranke greift aber nur dann, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (§ 23 Abs. 2; vgl. etwa BGH GRUR 2011, 1135 Rn 20 – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE: Benutzung der bekannten Wort-/Bildmarke eines Automobilherstellers statt der bloßen Benutzung der Wortmarke als Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten).

Der Markeninhaber hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den EWR in den Verkehr gebracht worden sind (§ 24 Abs. 1 MarkenG; sog. Erschöpfung). Dies gilt für alle Handlungen, die eine Verletzung der Marke darstellen können (BGH GRUR 2019, 165 Rn 32 – keine-vorwerk-vertretung.de; zum Ausschluss der Erschöpfung s. § 24 Abs. 2 MarkenG).

Nach 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG hat der Markeninhaber auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, rechtserhaltend benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war.

Autor: Prof. Dr. Wilfried Alt, Frankfurt/M.

ZAP F. 16, S. 807–816