ZAP 15/2019, Schutz von Marken nach dem Markengesetz – T ... / b) Identität oder Ähnlichkeit der Marken und Waren oder Dienstleistungen und Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG)

Bei fehlender Identität der Marken und der Waren oder Dienstleistungen kann nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ein Schutzhindernis vorliegen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit der prioritätsjüngeren Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der von beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Eine Verwechslungsgefahr kann danach bei folgenden Konstellationen in Betracht kommen:

• Identität der prioritätsälteren und der prioritätsjüngeren Marke und Ähnlichkeit der durch die Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen;
• Ähnlichkeit der Marken und Identität der erfassten Waren oder Dienstleistungen;
• Ähnlichkeit der Marken und Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen.

aa) Allgemeine Beurteilungskriterien

Dabei ist nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH und des BGH von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. etwa EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn 46; BGH GRUR 2018, 79 Rn 9 – OXFORD/Oxford Club). Fehlt eines der beiden Tatbestandsmerkmale der Marken- oder der Warenähnlichkeit gänzlich, so scheidet eine Verwechslungsgefahr aus (BGH GRUR 2014, 488 Rn 9 – DESPERADOS/DESPERADO).

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen einer Gesamtabwägung ist es deshalb notwendig, den jeweiligen Gra...