ZAP 15/2019, Schutz von Marken nach dem Markengesetz – T ... / cc) Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind als erhebliche Faktoren insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (vgl. etwa BGH GRUR 2014, 387 Rn 38 – OTTOCAP).

Wegen der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen ist für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden.

Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. etwa BGH 2016, 382 Rn 21 – BioGourmet).

Eine Ähnlichkeit zwischen der Erbringung einer Dienstleistung und dem Vertrieb von Waren kann trotz grundlegender Unterschiede in Betracht kommen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise annehmen könnten, das Dienstleistungsunternehmen befasse sich selbstständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware bzw. umgekehrt betätige sich der Warenhersteller im entsprechenden Dienstleistungsbereich (BPatG BeckRS 2017, 132749 Rn 19: zur Ähnlichkeit zwischen (Labor-)Dienstleistungen und Arzneipräparat).

Die Gefahr, dass die kollidierenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, bestimmt lediglich den Umfang der Verwechslungsgefahr und enthält deshalb keinen eigenen Markenverletzungstatbestand (vgl. etwa BPatG BeckRS 2019, 4078 Rn 70). Ein gedankliches Inverbindungbringen kann vor allem unter dem Aspekt eines sog. Serienzeichens Bedeutung erlangen, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen zwar nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (vgl. etwa BGH GRUR 2010, 729 Rn 40 – MIXI).

Nach § 9 Abs. 3 MarkenG (s. auch § 14 Abs. 2 S. 2) werden Waren oder Dienstleistungen nicht schon deshalb als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasseneinteilung erscheinen.