ZAP 15/2019, Schutz von Marken nach dem Markengesetz – T ... / VI. Abwehransprüche im Verletzungsprozess

1. Allgemeine Voraussetzungen

Der Erwerb des Markenschutzes gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht (§ 14 Abs. 1 MarkenG – zur Unionsmarke Art. 9 Abs. 1 UMV).

Nach § 14 Abs. 2 MarkenG ist – unter den dort genannten Voraussetzungen – die Benutzung kollidierender Zeichen untersagt. Die Verletzungstatbestände in § 14 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG stimmen weitgehend mit den Kollisionstatbeständen in § 9 Abs. 1 MarkenG (s. oben IV.7.) überein und setzen die Benutzung eines Zeichens ohne Zustimmung des Inhabers der älteren Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen voraus.

Von der Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr ist auszugehen, wenn sie im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. etwa BGH GRUR 2013, 290 Rn 16 – Most Pralinen). An dieses Merkmal sind im Interesse des Markenschutzes keine hohen Anforderungen zu stellen. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr liegt bei Fallgestaltungen nahe, bei denen ein Anbieter wiederholt mit gleichartigen, insbesondere auch neuen Gegenständen handelt (vgl. etwa BGH GRUR 2009, 871 Rn 23 – Ohrclips: zum Anbieten von Waren auf Internetplattformen; OLG Frankfurt a.M. BeckRS 2019, 11215: zu einem ebay-Account). Allein mit der Registrierung eines Domainnamens ist noch keine Benutzung dieser Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr verbunden (BGH GRUR 2016, 810 Rn 24 – profitbricks.es).

Die früher umstrittene Frage, ob eine Markenrechtsverletzung bei jedweder Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr oder nur dann angenommen werden kann, wenn die betreffende Handlung als weitere Grundvoraussetzung auch das – ungeschriebene – Tatbestandsmerkmal einer markenmäßigen Benutzung durch den Verletzer erfüllt, wird in der Rechtsprechung zwischenzeitlich bejaht.

Eine markenmäßige Verwendung oder – was dem entspricht – eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die beanstandete Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient. Eine rein beschreibende Verwendung, die weder die Herkunftsfunktion noch andere Markenfunktionen beeinträchtigt, stellt dagegen keine rechtverletzende Benutzung dar. Hat ein Wort beschreibenden Charakter, wird es vom Verkehr eher als Sachhinweis und nicht als Kennzeichen aufgefasst (vgl. etwa EuGH GRUR 2009, 756 Rn 61 – L'Oréal/Bellure; BGH GRUR 2017, 625 Rn 26 – Micro Cotton: kein geläufiger beschreibender Begriff für "Mikrofaser"; sowie OLG Düsseldorf GRUR–RR 2018, 446 Rn 32 f. – Think Green: Beschreibung der Eigenschaften des beworbenen Produkts und nicht als Hinweis auf dessen Herkunft; BGH GRUR 2019, 522 – Sam: zu Modellbezeichnungen bei Kleidungsstücken).

Eine markenmäßige Verwendung kann auch dann vorliegen, wenn ein Zeichen als "Metatag" in dem normalerweise für den Nutzer nicht sichtbaren Quelltext der Internetseite dazu benutzt wird, das Ergebnis des Auswahlverfahrens in der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu beeinflussen, um den Nutzer, der das Zeichen als Suchwort eingibt, zu der Internetseite des Verwenders zu führen (BGH GRUR 2010, 835 Rn 23 – POWER BALL; OLG Frankfurt a.M. GRUR-RR 2017, 60 Rn 16).

2. Verletzungshandlungen (§ 14 Abs. 3 und 4 MarkenG)

Liegt ein Kollisionstatbestand i.S.v. § 14 Abs. 2 MarkenG vor, so ist es nach § 14 Abs. 3 MarkenG insbesondere untersagt,

• das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen (Nr. 1),
• unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen (Nr. 2),
• unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (Nr. 3),
• unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen (Nr. 4).
• Zur Verbesserung des Schutzes gegen Produktpiraterie wurde im Rahmen des MaMoG in § 14a MarkenG ein weiterer Verletzungstatbestand eingeführt, der auch die Durchfuhr (Verbringung ohne Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr) schutzrechtsverletzender Waren erfasst, wenn diese aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist (§ 14a Abs. 1 MarkenG). Das Verbotsrecht des Markeninhabers erlischt jedoch, wenn in einem anschließenden Verfahren nachgewiesen wird, dass der Inhaber der eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland – nicht jedoch im Inland- zu untersagen (dazu i.E. Hacker GRUR 2019, 235 f.).
• Das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen (Nr. 5),
• das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen (Nr. 6),
• das Zeichen in der vergleichenden Werbung zu benutzen, die den Anforderungen der Richtlinie 2006/114/EG vom 12.12.2006 nicht genügt (Nr. 7).

Darüber hinaus verbietet § 14 Abs. 4 MarkenG bestimmte Vorbereitungshandlungen im Zusam...