Verkehrsdurchsetzung der Marke „test“ ist fraglich

Wer will nicht gerne bei Konsumgütern und anderen Anschaffungen auf der richtigen Seite sein und kaufen, was wirklich gut ist. Testergebnisse haben da einen hohen Wert, wenn sie denn unparteiisch und glaubwürdig sind, es sich also nicht um eine Gefälligkeitsbewertung oder einen aus dem Handgelenk gebastelten Test handelt. Doch wie soll das unterschieden werden?

Kampf der Test-Giganten

Die insoweit lange bekannte Stiftung Warentest ließ im Jahr 2004 die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke „test“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen. „test“ wurde verwendet für das bekannte Test-Magazin der Stiftung sowie für sonstige Veröffentlichungen von Verbraucherinformationen und Warentests.

Der Axel-Springer-Verlag störte sich an der Eintragung und beantragte die Löschung der Marke. Das Deutsche Patent- und Markenamt ordnete daraufhin die Löschung der Marke an. Im Beschwerdeverfahren hob das Bundespatentgericht die Löschungsanordnung wieder auf. Der inzwischen mit der Sache befasste BGH hat nun die Löschungsanordnung wieder aufgehoben.

Beschreibende Angabe ist Schutzhindernis

Das Bundespatentgericht stellte in seiner Entscheidung zunächst auf § 8 Abs. 2 Ziffer 2 MarkenG ab. Hiernach kann eine Marke nicht geschützt werden, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung allgemein gebräuchlich sind.

Das Bundespatentgericht sah in dem Begriff „test“ eine solche allgemeine Angabe, die nicht nur von der Stiftung Warentest, sondern von verschiedenen Institutionen für die verschiedensten Arten von Tests verwendet werde. Die Wort-Bild-Marke habe daher keine Unterscheidungskraft. Aus diesem Grunde bestehe für die Eintragung grundsätzlich ein absolutes Schutzhindernis.

Verkehrsdurchsetzung setzt Schutzhindernis außer Kraft.

Nach § 8 Abs. 3 MarkenG ist ein Schutzhindernis nach Abs. 2 allerdings unbeachtlich, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift sah das Bundespatentgericht hier als gegeben an.

• Nach dem Ergebnis eines Ende 2009 eingeholten Meinungsforschungsgutachtens sei belegt, dass die Marktteilnehmer in der Bezeichnung „test“ die von Stiftung Warentest verwendete Marke erkannten und mit der Zeitschrift und sonstigen Veröffentlichungen der Stiftung in Verbindung brachten.

• Aus diesem Grunde sei von einer allgemeinen Verkehrsdurchsetzung dieser Wort-Bild-Marke auszugehen, so dass das Schutzhindernis nicht zu beachten sei. Aus diesem Grunde sei die Löschungsanordnung des Patent- und Markenamtes aufzuheben. 

Verkehrsdurchsetzung muss belegt werden

Der BGH teilte grundsätzlich die rechtlichen Ausführungen des Bundespatentgerichts. Der Senat rügte jedoch die nicht hinreichende Durchdringung der Frage der Verkehrsdurchsetzung der Marke „test“. Nach dem eingeholten Gutachten hätten jeden lediglich 43 % der Befragten die Marke richtig zugeordnet. Dies sei für die Annahme einer allgemeinen Verkehrsdurchsetzung eine nicht ausreichende Zahl.

Im übrigen benutze die Markeninhaberin die Marke seit Mai 2008 nicht mehr in der eingetragenen Form, so dass der Anteil derjenigen, die das Markenzeichen richtig zuordnen, sich inzwischen deutlich verringert haben könnte. Umgekehrt habe das Bundespatentgericht auch nicht geklärt, wie die Markenzuordnung des Publikums bezogen auf das Jahr der Markeneintragung zu beurteilen sei.

Für die Entscheidung des Rechtstreits komme es nämlich entscheidend darauf an, ob die Marke im Jahre 2004 zu Recht eingetragen worden sei oder nicht. Sei die Marke im Jahre 2004 wegen damals bestehender Verkehrsdurchsetzung zu Recht eingetragen worden, so dürfe sie nicht mehr gelöscht werden.

Tatsachenfeststellungen des Bundespatentgerichts sind mangelhaft

Insgesamt waren die Feststellungen des Bundespatentgerichts zum Problem der Verkehrsdurchsetzung nach Auffassung des BGH unzureichend. Der BGH hat die Entscheidung daher zur weiteren Sachaufklärung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Damit bleibt die Sache weiterhin spannend.

(BGH, Beschluss v. 17.10.2013, I ZB 65/12).