OLG Düsseldorf Urteil vom 30.11.2017 - 2 U 77/16

Verfahrensgang

LG Düsseldorf (Aktenzeichen 4c O 37/15)

Tenor

I. Auf die Berufung wird das am 3. November 2016 verkündete Urteil der 4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf abgeändert.

1. Die Beklagte wird verurteilt,

a) dem Kläger eine Mitberechtigung an dem US-Patent 8,501,723 einzuräumen und gegenüber dem amerikanischen Patentamt in die Umschreibung des Patents auf den Kläger als Mitinhaber einzuwilligen;

b) dem Kläger eine Mitberechtigung an der US-Patentanmeldung 13/933,788 einzuräumen und gegenüber dem amerikanischen Patentamt in die Umschreibung der Patentanmeldung auf den Kläger als Mitanmelder einzuwilligen,

und zwar Zug um Zug gegen Erstattung anteiliger Schutzrechtskosten der Beklagten i.H.v. 7.816,01 EUR bzgl. des US-Patents gemäß Ziffer 1. sowie 13.155,60 EUR bzgl. der US-Patentanmeldung gemäß Ziffer 2.

2. Es wird festgestellt, dass der Kläger - nach Freiwerden der Diensterfindung mangels wirksamer Inanspruchnahme - weiterhin materiell Berechtigter hinsichtlich seines Anteils an der mit Schreiben vom 26.01.2005 gemeldeten Erfindung "A." ist.

3. Die Klage wird abgewiesen, soweit sie sich auf abgetretene Ansprüche von B. stützt.

II. Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 1/10 und die Beklagte zu 9/10.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung des Klägers gegen Sicherheitsleistung von 120 % des beizutreibenden Kostenbetrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Der Kläger darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleistung von 120 % des beizutreibenden Kostenbetrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

V. Der Streitwert wird - abändernd auch für das landgerichtliche Verfahren - auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Gründe

I. Der Kläger war zwischen 1998 und April 2005 bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten (C.) als Apotheker beschäftigt. Im vorliegenden Rechtsstreit nimmt er die Beklagte im Wege der Vindikationsklage auf Einräumung einer Mitberechtigung an dem US-Patent 8,501,723 (Anlage K 1) sowie - erstrangig aus abgetretenem Recht (Anlage K 9) der mutmaßlichen Miterfinderin B., hilfsweise aus eigenem Erfinderrecht - an der US-Patentanmeldung 13/933,788 (bei der sich um eine Teilanmeldung aus dem vorgenannten US-Patent handelt) in Anspruch. Beide Schutzrechtspositionen beruhen auf einer bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten intern als "A." bezeichneten Diensterfindung, an der der Kläger als Miterfinder beteiligt war.

Die Ansprüche 1. bis 3. der US-PS 8,501,723 lauten:

1.6 A pharmaceutical composition comprising Fesoterodine, or a pharmaceutically acceptable salt, and xylitol, where the ration of Fesoterodine/xylitol ist about 1-20% [w/w].

2.8 A pharmaceutical composition according to claim 1, which comprises a salt of Fesoterodine which has an auto pH in water of 3-5.

3. A pharmaceutical composition according to claim 2, wherein the Fesoterordine salt is a salt of a di- or tricarboxylic acid, or of a partially hydrogenated di- or tricarboxylic acid.

Am 26.01.2005 (das Schreiben enthält die - fehlerhafte - Datumsangabe "26.01.04", wie sich aus dem auf den 28.01.2005 lautenden Eingangsstempel der Beklagten ergibt) übersandte der Kläger per Hauspost ein mit drei teils umfangreichen Anlagen versehenes Schreiben (Anlage CBH 1), das die Überschrift "A. Galenische Entwicklung/Schutzrechte" trägt, im Original unterschrieben an den damaligen Leiter der Patentabteilung der C.,Herr D.. In dem Dokument heißt es:

Vor dem Hintergrund des mit Herrn D. am 19.01.05 in der o.a. Angelegenheit geführten Gespräches wurden zur Vorbereitung einer vertiefenden Bewertung die nachfolgenden Angaben, die nach Auffassung des Unterzeichners für die weitere Bewertung relevant sind, zusammengetragen:

Hintergrundinformationen

Das Ziel unserer pharmazeutisch-technologischen Entwicklungsaktivitäten war und ist, den Wirkstoff Fesoterodinhydrogenfumarat in einer Dosierung von 2 bis 12 mg als orale Darreichungsform mit verzögerter Wirkstofffreisetzung über einen Zeitraum von 12 Stunden anzubieten.

Die initial durchgeführten orientierenden Stabilitätsuntersuchungen am Wirkstoff selbst und an Wirkstoff/Hilfsstoff-Mischungen belegen eine ausgeprägte Hydrolyseempfindlichkeit (s. Anl. 1). Hierbei handelt es sich um eine Zersetzungsreaktion wie sie für Verbindungen mit dem auch hier anzutreffenden Strukturelement eines Phenol-Carbonsäureesters (Formel s. Anl. 3, S. 1) charakteristisch ist.

Um eine stabile Darreichungsform mit einer Laufzeit von mindestens 2 Jahren zu erzielen, sind stabilisierungstechnologische Maßnahmen dringend geboten.

Formulierungsentwicklung

In entsprechenden Versuchsreihen (s. Anl. 1 bzw. 2) wurde herausgearbeitet, dass Kombinationen des Wirkstoffes mit Zuckeralkoholen wie Mannitol oder Xylitol, insbesondere aber Xylitol, die hydrolytische Zersetzung deutlich mindern. Besonders hervorzuheben ist hier, dass die Xylitol-ha...