BGH Beschluss vom 07.05.2019 - X ZB 9/18

Leitsatz (amtlich)

a) Der Anmelder kann die Anmeldung auch noch während der Anhängigkeit einer Rechtsbeschwerde gegen die Zurückweisung seiner Beschwerde teilen (Aufgabe von BGH, Beschl. v. 6.9.1979 - X ZB 10/78, GRUR 1980, 104 - Kupplungsgewinde).

b) Die Teilung der Anmeldung ist gegenüber dem PatG zu erklären, bei dem auch die Prüfung der Teilanmeldung anfällt, sobald der Anmelder Beschwerde gegen die Zurückweisung der (Stamm-)Anmeldung eingelegt hat und das Beschwerdeverfahren beim PatG anhängig geworden ist. Erklärt der Anmelder die Teilung der Anmeldung jedoch erst, nachdem das PatG die Beschwerde zurückgewiesen hat, ist die Erklärung gegenüber dem Patentamt abzugeben, an das auch die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung der Teilanmeldung zurückfällt.

Normenkette

PatG § 39 Abs. 1

Verfahrensgang

BPatG (Beschluss vom 12.06.2018; Aktenzeichen 19 W(pat) 33/17)

Tenor

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 19. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des BPatG vom 12.6.2018 aufgehoben.

Die Sache wird zur weiteren Behandlung der Teilanmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

Rz. 1

I. Die Anmelderin hat am 24.10.2003 ein Verfahren zur Abstandsberechnung zum Patent angemeldet. Das Patentamt hat die mit der Offenlegungsschrift 103 49 662 veröffentlichte Anmeldung zurückgewiesen; das PatG hat die Beschwerde der Anmelderin auf die mündliche Verhandlung vom 21.8.2017 mit an diesem Tag verkündeten Beschluss zurückgewiesen.

Rz. 2

Der Beschluss ist den Vertretern der Anmelderin am 11.10.2017 zugestellt worden. Mit an demselben Tag beim Patentamt eingegangenen Schreiben vom 10.11.2017 hat die Anmelderin die Teilung der Patentanmeldung erklärt und Unterlagen hierzu eingereicht. Das Patentamt hat die Teilungserklärung und die zugehörigen Unterlagen am 16.11.2017 an das PatG übermittelt.

Rz. 3

Nach einem Hinweis des PatG, es erachte die Teilungserklärung für unwirksam, hat die Anmelderin erneut die Teilung der Anmeldung erklärt und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand begehrt.

Rz. 4

Das PatG hat festgestellt, dass die Teilungserklärung vom 10.11.2017 unwirksam sei, und den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als unzulässig zurückgewiesen (BPatG, Mitt. 2018, 498). Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der vom PatG zugelassenen Rechtsbeschwerde.

Rz. 5

II. Das PatG hat angenommen, die von der Anmelderin erklärte Teilung der Patentanmeldung sei unwirksam, weil die Erklärung ihm - dem PatG - als dem ausschließlich zuständigen Adressaten erst zu einem Zeitpunkt zugegangen sei, zu dem die Stammanmeldung nicht mehr anhängig gewesen sei. Bei Eingang der Teilungserklärung beim Patentamt sei die Anmeldung mangels Ablaufs der Rechtsbeschwerdefrist noch beim Beschwerdegericht anhängig gewesen; eine Zuständigkeit des Patentamts für die Entgegennahme einer Teilungserklärung habe deshalb nicht bestanden. Daran habe auch die Verkündung des Beschlusses über die Zurückweisung der Beschwerde nichts geändert. Dieser Beschluss stelle sich im Lichte der danach erfolgten Teilungserklärung als eine Teilentscheidung dar, mit der lediglich über die die Stammanmeldung betreffende Beschwerde entschieden worden sei. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Abgabe der Teilungserklärung sei nicht statthaft, weil es an einer gegenüber dem Patentamt oder dem PatG einzuhaltenden Frist i.S.v. § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG fehle.

Rz. 6

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Entgegen der Auffassung des PatG hat die Anmelderin rechtzeitig die Teilung der Anmeldung erklärt.

Rz. 7

1. Wie auch das PatG zutreffend angenommen hat, konnte die Anmelderin die Anmeldung am 13.11.2017 noch teilen.

Rz. 8

a) Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Anmelder die Patentanmeldung jederzeit teilen. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass die Stammanmeldung rechtlich noch existiert. Ist - wie hier - die Anmeldung durch das Patentamt zurückgewiesen worden und hat der Anmelder gegen den Zurückweisungsbeschluss rechtzeitig Beschwerde eingelegt, ist die Teilung jedenfalls bis zum Abschluss der Beschwerdeinstanz möglich, unabhängig davon, ob die Beschwerde zulässig oder begründet ist (BGH, Beschl. v. 28.3.2000 - X ZB 36/98, GRUR 2000, 688 Rz. 10 - Graustufenbild). In der Rechtsprechung des PatG ist daraus zutreffend der Schluss gezogen worden, dass eine Teilung auch noch nach der Entscheidung des PatG über die Stammanmeldung möglich ist, solange die Rechtsbeschwerdefrist noch nicht abgelaufen ist (BPatG GRUR 2005, 496; ebenso Benkard/Schäfers, Patentgesetz, 11. Aufl., § 39 Rz. 9; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl., § 39 Rz. 6). Darüber hinaus ist die Teilung aber auch während des Rechtsbeschwerdeverfahrens möglich (Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 39 Rz. 7); soweit der Senat aus dem Umstand, dass eine im Rechtsbeschwerdeverfahren erklärte Teilungserklärung in diesem Verfahren nicht berücksichtigt werden kann, geschlossen hat, eine Teilung sei in diesem Verfahrensstadium nicht mehr möglich (BGH, Beschl. v. 6.9.1979 - X ZB 10/78, GRUR 1980, 104, 105 - Kupplungsgewinde; s. auch Beschl. v. 2.3.1993 - X ZB 14/92, GRUR 1993, 655, 656 - Rohrausformer, zur Teilung des Patents), kann daran nicht festgehalten werden. Denn bis zur Rechtskraft der Entscheidung im Rechtsbeschwerdeverfahren bleibt die Stammanmeldung anhängig und behält der Anmelder daher das Teilungsrecht. Überdies bleibt solange auch die endgültige Entscheidung über die Stammanmeldung offen, da die die Rechtsbeschwerde zur Aufhebung der Entscheidung des PatG und zur erneuten Sachprüfung führen kann.

Rz. 9

b) Da der Beschluss des PatG, mit dem die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung zurückgewiesen wurde, der Anmelderin am 11.10.2017 zugestellt und Rechtsbeschwerde nicht eingelegt wurde, stand der Anmelderin mithin im Streitfall bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist am Montag, dem 13.11.2017, das Recht zu, die Anmeldung zu teilen.

Rz. 10

2. Im Ausgangspunkt ebenfalls zutreffend hat das PatG angenommen, dass die Erklärung über die Teilung einer Patentanmeldung nicht stets mit Eingang beim Patentamt wirksam wird.

Rz. 11

a) Wird die Teilung erklärt, nachdem das Verfahren über die Anmelderbeschwerde beim PatG anhängig geworden ist, liegt die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung auch der Teilungsanmeldung grundsätzlich beim PatG (BGH, Beschl. v. 23.9.1997 - X ZB 14/96, GRUR 1998, 458, 460 - Textdatenwiedergabe; Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 149 - Informationsträger; Beschl. v. 15.12.1998 - X ZB 2/98, GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem). Das PatG hat dabei unter den in § 79 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 PatG geregelten Voraussetzungen die Möglichkeit, nicht in der Sache selbst zu entscheiden, sondern diese an das Patentamt zurückzuverweisen.

Rz. 12

Die in jüngerer Zeit von einigen Senaten des PatG vertretene Auffassung, das PatG sei für die Entscheidung über eine Teilungsanmeldung, die auf einer während der Anhängigkeit des Verfahrens über die Anmelderbeschwerde erklärten Teilung des Patents beruht, stets unzuständig und habe die Sache insoweit an das Patentamt zurückzuverweisen (BPatG, Beschl. v. 7.12.2010 - 21 W (pat) 10/09, GRUR 2011, 949; Beschl. v. 21.12.2010 - 21 W (pat) 1/09, juris Rz. 7; Beschl. v. 30.3.2012 - 7 W (pat) 108/11, juris Rz. 33 f.; Beschl. v. 22.11.2013 - 7 W (pat) 44/11, juris Rz. 19 f.; Beschl. v. 1.12.2014 - 18 W (pat) 36/14, juris; Beschl. v. 11.1.2017 - 18 W (pat) 180/14, juris Rz. 8 ff.; Beschl. v. 4.4.2017 - 18 W (pat) 6/17, juris Rz. 49 f.; Beschl. v. 20.8.2018 - 15 W (pat) 5/18, juris Rz. 5 f.; anders BPatG, Beschl. v. 7.8.2007 - 21 W (pat) 37/04, juris Rz. 16; Beschl. v. 3.12.2012 - 20 W (pat) 41/07, juris Rz. 1; Beschl. v. 22.10.2013 - 17 W (pat) 6/13, juris Rz. 34 f.), trifft nicht zu.

Rz. 13

Mit der Beschwerde wird das Petitum nach Erteilung eines Patents auf die angemeldete technische Lehre in vollem Umfang der Prüfung durch das PatG unterbreitet (BGH, Beschl. v. 29.4.1969 - X ZB 14/67, GRUR 1969, 562, 563 - Appreturmittel). Das Verfahren über die Anmelderbeschwerde bildet mit dem patentamtlichen Prüfungsverfahren der Sache nach eine verfahrensmäßige Einheit; das PatG kann insb. die Entscheidung des Patentamts über die Anmeldung nicht nur - wie ein VG - ganz oder teilweise aufheben oder bestätigen, sondern sie mit seiner eigenen Entscheidung über das Patentbegehren auch inhaltlich ändern und neu gestalten. Die Zuständigkeit des PatG umfasst deshalb - nicht nur bei der Teilung der Anmeldung wegen Uneinheitlichkeit (so aber BPatG GRUR 2011, 949, 951), sondern auch und gerade bei der freien Teilung, bei der dieselbe offenbarte Erfindung die Grundlage der Stamm- wie der Teilanmeldung bildet - die Prüfung der Teilanmeldung. Vielfach wird zudem dem PatG eine eigene Entscheidung auch über die Teilungsanmeldung möglich sein, weil die insoweit relevanten Fragen im Verfahren über die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung hinreichend aufbereitet sind oder mit vertretbarem Aufwand geklärt werden können. Unter solchen Umständen wäre es auch nicht verfahrensökonomisch, die Entscheidung über die Teilanmeldung dem Patentamt zu übertragen. Soweit eine eigene Sachentscheidung des PatG über die Teilungsanmeldung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist, hat das PatG, wie ausgeführt, nach § 79 Abs. 3 PatG die Möglichkeit, die Sache nach seinem pflichtgemäßen Ermessen insoweit an das Patentamt zurückzuverweisen.

Rz. 14

Die gegenteilige Auffassung kann auch nicht darauf gestützt werden, dass der Beurteilung des PatG als Beschwerdegericht ein Rechtsschutzbegehren nur insoweit unterliege, als darüber in der Vorinstanz entschieden wurde, weil nur insoweit der Beschwerde ein Devolutiveffekt zukomme. Der mit einem Rechtsmittel verknüpfte Devolutiveffekt hat zur Folge, dass mit der Einlegung eines Rechtsmittels die Befugnis zur Entscheidung über den Gegenstand des Verfahrens regelmäßig insgesamt auf das für das Rechtsmittel zuständige Gericht übergeht. Der Devolutiveffekt steht damit weder einer Änderung der Anträge in der Rechtsmittelinstanz entgegen noch schließt er aus, dass der Streitgegenstand sonst im Rechtsmittelzug geändert oder erweitert wird. Wird die Teilung der Anmeldung erst erklärt, nachdem das Verfahren über die Anmelderbeschwerde beim PatG anhängig geworden ist, hat dieses daher grundsätzlich nicht nur über den Antrag auf Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung, sondern auch über den weiteren, auf dieselbe Erfindung gestützten Antrag auf Erteilung eines Patents zu entscheiden.

Rz. 15

b) Wird eine Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren geteilt, ist das PatG nicht nur für die sachliche Prüfung der Teilanmeldung zuständig, sondern auch für die formelle Behandlung der Teilungserklärung, soweit nicht eine gesetzliche Vorschrift eine abschließende Empfangszuständigkeit des Patentamts begründet (BGH GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem).

Rz. 16

Dies beruht auf der Erwägung, dass sich sachliche und formelle Behandlung einer Teilungsanmeldung oft nicht eindeutig auseinanderhalten lassen. Der Senat hat bereits entschieden, dass über die Rechtzeitigkeit der Gebührenzahlung für eine Teilungserklärung sowie über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist nach § 39 Abs. 3 PatG das PatG zu entscheiden hat, wenn die Anmeldung erst nach Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens geteilt wird (BGH GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem). Nichts anderes gilt für die Zuständigkeit für die Entgegennahme der Teilungserklärung und die Prüfung ihrer Wirksamkeit. Wird die Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren nach der Anhängigkeit beim PatG, d.h. nach dem Zeitpunkt erklärt, zu dem das Patentamt nach Durchführung der Abhilfeprüfung die Akten dem PatG zugeleitet hat (BPatG GRUR 2011, 949 Rz. 16), ist die Teilungserklärung mithin an das PatG zu richten. Wegen des Charakters der Teilungserklärung als Verfahrenshandlung (BGH GRUR 1998, 458, 460 - Textdatenwiedergabe) gilt insoweit nichts anderes als für die Rücknahme der Anmeldung (BGH, Beschl. v. 19.7.2011 - X ZB 8/10, GRUR 2011, 1052 - Telefonsystem).

Rz. 17

Ob eine Teilungserklärung damit in diesem Verfahrensstadium erst wirksam wird, wenn sie beim PatG eingeht, bedarf keiner Erörterung. Eine nach Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens gegenüber dem Patentamt erklärte Teilung der Patentanmeldung ist jedenfalls nicht unbeachtlich. Das Patentamt, bei dem das Verfahren zuvor anhängig war, trifft eine aus dem Gebot eines fairen Verfahrens folgende Fürsorgepflicht gegenüber dem Anmelder, zumal für diesen nicht ohne Weiteres erkennbar ist, wann die Abhilfeprüfung beendet ist und die Akten an das PatG gegeben werden. Demgemäß ist das Patentamt gehalten, die Teilungserklärung unverzüglich an das PatG weiterzuleiten.

Rz. 18

3. Eine andere Beurteilung der Empfangs- und Prüfungszuständigkeit ist geboten, wenn die Teilung der Patentanmeldung erst erklärt wird, nachdem das PatG die Beschwerde bereits zurückgewiesen hat und das Verfahren vor dem BGH als Rechtsbeschwerdegericht anhängig ist oder dort noch anhängig gemacht werden kann, weil die Frist für die Rechtsbeschwerde, wie im Streitfall, noch nicht abgelaufen ist.

Rz. 19

a) Anders als das PatG ist der BGH nur zur rechtlichen Überprüfung der Beschwerdeentscheidung berufen (§ 101 Abs. 2 PatG), und das Verfahren ist, soweit die Rechtsbeschwerde vom PatG nicht zugelassen worden ist, auf die Prüfung beschränkt, ob einer der in § 100 Abs. 3 PatG bezeichneten und von der Rechtsbeschwerde gerügten Mängel des Verfahrens vorliegt. Bei einer Teilung während des Rechtsbeschwerdeverfahrens kann die Prüfung der Teilanmeldung daher weder vom BGH, der kein Patent erteilt, noch vom PatG vorgenommen werden, bei dem das Verfahren nicht mehr anhängig ist. Die Zuständigkeit für die Prüfung der Teilanmeldung fällt daher an das Patentamt zurück.

Rz. 20

b) Nichts anderes gilt, wenn die Teilung vor Einlegung der Rechtsbeschwerde oder Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist, jedoch nach dem Zeitpunkt erklärt wird, zu dem das PatG - wie hier mit dem am 21.8.2017 verkündeten Beschluss - über die Beschwerde entschieden hat.

Rz. 21

Mit der Verkündung der Entscheidung ist das PatG an diese gebunden und kann sie nicht mehr ändern. Entgegen seiner Auffassung führt eine Teilungserklärung, die nach diesem Zeitpunkt erklärt wird, auch nicht dazu, dass sich die Zurückweisung der Stammanmeldung nachträglich als Teilentscheidung herausstellt. Nach der Verkündung des Zurückweisungsbeschlusses kann der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nicht mehr erweitert werden. Anträge, die erst nach diesem Zeitpunkt - oder nach dem Zeitpunkt, zu dem ein nicht aufgrund mündlicher Verhandlung ergehender Beschluss zur Zustellung in den Geschäftsgang gegeben worden ist - beim PatG eingehen, sind weder von diesem noch im anschließenden Verfahren über die Rechtsbeschwerde zu berücksichtigen (BGH GRUR 1980, 104, 105 - Kupplungsgewinde; BGH GRUR 2000, 688 Rz. 10 - Graustufenbild). Ein Fall, in dem eine Ergänzung des Beschlusses nach § 99 PatG i.V.m. § 321 ZPO möglich ist, liegt in diesem Fall nicht vor.

Rz. 22

c) Ist das PatG nach Entscheidung über die Beschwerde nicht mehr für die Prüfung einer danach entstandenen Teilanmeldung zuständig, entfällt auch der Grund für die Annahme, die Teilung sei - zwingend - gegenüber dem Gericht zu erklären und dieses sei zur Prüfung ihrer Wirksamkeit berufen (a.A. BPatG, BlPMZ 2017, 334). Denn dadurch fielen - nur für den Zeitraum zwischen Erlass der Beschwerdeentscheidung und Einlegung der Rechtsbeschwerde - Prüfungs- und Empfangszuständigkeit auseinander, ohne dass hierfür zwingende Gründe erkennbar wären. Wird die Teilung der Patentanmeldung gegenüber dem Patentamt erklärt, ist sie mithin bereits mit dem Eingang bei diesem wirksam. Im Streitfall kann offenbleiben, ob sie bei Eingang beim PatG auch damit bereits wirksam wird, wofür sprechen könnte, dass der maßgebliche Zeitpunkt der patentgerichtlichen Entscheidung über die Stammanmeldung für den Anmelder nicht erkennbar ist, wenn diese Entscheidung nicht aufgrund mündlicher Verhandlung ergeht.

Rz. 23

IV. Der Senat verweist die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurück. Die Vorschrift des § 108 Abs. 1 PatG soll den BGH von einer eigenen Sachentscheidung entlasten und hindert nicht, das weitere Verfahren durch Zurückverweisung an die Prüfungsstelle in die richtige Lage zu bringen.

Rz. 24

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich angesehen (§ 107 Abs. 1 PatG).

Fundstellen

Haufe-Index 13189543