OLG Düsseldorf Urteil vom 01.06.2021 - 15 U 26/20

Verfahrensgang

LG Düsseldorf (Aktenzeichen 4a O 30/19)

Tenor

I. Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 16.06.2020, Az. 4a O 30/19, wird zurückgewiesen.

II. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Beklagte.

III. Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagte kann die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

A. Die Klägerin nimmt den Beklagten auf Feststellung der Nichtigkeit eines Lizenzvertrags ex tunc, für den Fall einer entsprechenden Nichtigkeit auf Rückzahlung bereits geleisteter Lizenzgebühren und hilfsweise auf Feststellung, dass der Lizenzvertrag auf Grund einer Kündigung nicht mehr besteht, in Anspruch.

Die Klägerin stellt Abluftreinigungssysteme, insbesondere Dunstabzugshauben her. Der Beklagte entwickelte u.a. Luftreinigungsmodule namens "A", die in verschiedene Luftreinigungssysteme einsetzbar sind.

Mit Datum vom 22.11.2016 schlossen die Parteien einen "Lizenz- und Know-How-Vertrag" (Anlage rop 1a, deutsche Übersetzung Anlage rop 1b, nachfolgend: LKHV), mit welchem der Beklagte der Klägerin eine nicht ausschließliche Lizenz zur Herstellung und zum Verkauf von Luftfiltern und Dunstabzugshauben, die gemäß dem Vertragsgegenstand unter die Lizenz fallen, erteilte (Art. 2, 4 LKHV). Vertragsgegenstand sind nach Art. 1 des LKHV die gewerblichen Schutzrechte nach Anhang 1 und das Know-How nach Anhang 2.

In Anhang 1 des LKHV sind als vertragliche gewerbliche Schutzrechte neben vier Marken ausdrücklich drei Patentanmeldungen genannt. Erstens die Patentanmeldungen DE 10 2014 XXA (Anlage rop 5a, nachfolgend: DE XXA) und PCT/EP2015/06XXB (Anlage rop 5b, nachfolgend PCT XXB; entspricht WO 2016/01XXC, nachfolgend WO XXC) mit dem Titel "C" und zweitens die Patentanmeldung DE 10 2016 104 XXD (nachfolgend DE XXD) mit dem Titel "Luftreinigungsmodul mit einer C und Verfahren zur Herstellung einer C". Im 2. Spiegelstrich unter der Überschrift heißt es zudem "pN-A (beantragt, aber noch nicht offiziell veröffentlicht)".

Nach Art. 8 Abs. 1 des LKHV setzt sich der Beklagte als Lizenzgeber für die weitere Verfolgung der Patentanmeldungen und die Erteilung der angemeldeten Schutzrechte ein. Nach Absatz 2 obliegt ihm die Aufrechterhaltung der vertragsgemäßen Schutzrechte für die Dauer des LKHV auf eigene Kosten.

Art. 9 des LKHV befasst sich mit "Garantien des Lizenzgebers". In Absatz 2 S. 2 heißt es (deutsche Übersetzung):

"Der Lizenzgeber sichert zu und garantiert, dass ihm nach bestem Wissen und Gewissen nichts bekannt ist, was die Gültigkeit oder Verwertung der vertraglichen Schutzrechte gefährdet, insbesondere kein neuheitsschädlicher Stand der Technik oder Vorbenutzungsrecht Dritter oder sonstige Abhängigkeiten, die eine ungehinderte Verwertung behindern würden."

Wegen des weitergehenden Inhalts des LKHV wird auf die Anlagen rop 1a und rop 1b Bezug genommen.

Die Klägerin leistete in der Folgezeit Lizenzgebühren in Höhe von insgesamt 265.000,00 EUR. Dieser Betrag setzt sich aus der einmaligen Zahlung von 100.000,00 EUR und den Zahlungen für das erste bis dritte Quartal 2017 zusammen. Der Beklagte übermittelte der Klägerin jedenfalls teilweise Know-How gemäß Anhang 2 des LKHV.

Zur im Anhang 1 des LKHV aufgeführten Patentanmeldung PCT XXB, die die Prioritätsschrift der DE XXA ist, erging ein internationaler Recherchebericht (Anlage rop 2), der den Anwälten des Beklagten am 02.10.2015 (Anlage rop 3) übermittelt wurde. Ausweislich des Berichts erachtete die internationale Recherchebehörde die Ansprüche 1-8 nicht als neu und die Ansprüche 1-14 nicht als erfinderisch.

Im Erteilungsverfahren der DE XXA, die die identischen Schutzansprüche wie die PCT XXB aufweist, machte die D GmbH am 24.06.2016 eine Eingabe ans DPMA (Anlage rop 6). In dieser führte die D GmbH u.a. aus, dass der in der Anmeldung beschriebene Sachverhalt aus ihrer Sicht technisch weder neu und noch erfinderisch sei und sie, die D GmbH, seit Jahren Hochspannungstransformatoren und Elektroden produziere, auch für den Beklagten.

Die für die Anmeldungen PCT XXB und DE XXA fälligen Gebühren zahlte der Beklagte nicht. Beide gelten deshalb als zurückgenommen (Anlage rop 4, Anlage SVM 15). Der Beklagte unterrichtete die Klägerin hierüber nicht.

Die in Anhang 1 des LKHV aufgeführte Patentanmeldung DE XXD gilt ebenfalls wegen Nichtzahlung der Gebühren als zurückgenommen (Anlage SVM 16). Sie ist die Prioritätsschrift des - im 2. Spiegelstrich erwähnten - EP 3 2XXE (Anlage SVM 1), dessen Erteilung am 20.09.2017 veröffentlicht wurde. In diesem Patent, welches die Klägerin zwischenzeitlich pfändete, wird die WO XXC als Stand der Technik erwähnt. Gegen das EP 3 2XXE wurde von ehemaligen Mitgesellschaftern des Beklagten Einspruch erhoben. Eine Entscheidung im Einspruchsverfahren liegt nicht vor.

Mit Schreiben ...