OLG Düsseldorf Urteil vom 23.03.2017 - I-2 U 5/17

Verfahrensgang

LG Düsseldorf (Urteil vom 20.12.2016; Aktenzeichen 4c O 62/16)

Tenor

I. Die Berufung gegen das am 20.12.2016 verkündete Urteil der 4c Zivilkammer des LG Düsseldorf wird zurückgewiesen.

II. Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Verfügungsklägerin zu tragen.

III. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 500.000,- EUR festgesetzt.

Gründe

I. Die Verfügungsklägerin ist die eingetragene Inhaberin des europäischen Patents EP 0 994 AAA (nachfolgend: Verfügungspatent). Sie nimmt die Verfügungsbeklagten aus dJ deutschen Teil, der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 698 14 AAB geführt wird, im Wege der einstweiligen Verfügung auf Unterlassung in Anspruch.

Das Verfügungspatent wurde am 4.3.1998 unter Inanspruchnahme der Priorität der GB 970 4A AC vom 4.3.1997 in englischer Verfahrenssprache angemeldet. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 26.4.2000. Der Hinweis auf die Erteilung des Verfügungspatents wurde am 14.5.2003 veröffentlicht. Nachdem von dritter Seite gegen die Erteilung des Verfügungspatents Einspruch erhoben wurde, hat die Einspruchsabteilung des europäischen Patentamts das Verfügungspatent in geändertem (und hier allein streitgegenständlichen) Umfang aufrechterhalten, wobei diese Entscheidung sodann auch durch die Technische Beschwerdekammer bestätigt wurde. Hinsichtlich des weiteren Inhalts dieser Entscheidungen wird auf die Anlagen rop 4/4a sowie rop 5/5a Bezug genommen. Der deutsche Teil des Verfügungspatents ist in Kraft.

Das Verfügungspatent betrifft eine nicht-invasive, pränatale Diagnostik ("non-invasive prenatal diagnosis"). Sein Patentanspruch 18 ist wie folgt gefasst:

"A method of performing a prenatal diagnosis, which method comprises:

(i) providing a maternal blood sample;

(ii) separating the sample into a cellular and non-cellular fraction;

(iii) detecting the presence of a nucleic acid of foetal origin in the non-cellular fraction using the method of any one of claims 1 to 17; and

(iv) providing a diagnosis based on the presence and/or quantity and/or sequence of the foetal nucleic acid."

Und in der eingetragenen deutschen Übersetzung:

"Verfahren zum Durchführen einer pränatalen Diagnose, welches Verfahren umfasst:

(i) Bereitstellen einer maternalen Blutprobe;

(ii) Auftrennen der Probe in eine zelluläre und eine nicht-zelluläre Fraktion;

(iii) Detektieren des Vorhandenseins einer Nukleinsäure von fötalem Ursprung in der nicht-zellulären Fraktion unter Anwendung des Verfahrens nach jedem der Ansprüche 1 bis 17; und

(iv) Stellen einer Diagnose auf der Basis des Vorhandenseins und/oder der Menge und/oder der Sequenz der fötalen Nukleinsäure."

Der in dem vorstehend wiedergegebenen Patentanspruch unter anderem in Bezug genommene Patentanspruch 1 lautet:

"A detection method performed on a maternal serum or plasma sample from a pregnant female, which method comprises detecting the presence of a nucleic acid of foetal origin in the sample, wherein said nucleic acid is a paternally inherited sequence which is not possessed by said pregnant female."

In der eingetragenen deutschen Übersetzung weist Patentanspruch 1 folgende Formulierung auf:

"Detektionsverfahren, vorgenommen an einer maternalen Serum- oder Plasmaprobe von einer schwangeren Frau, welches Verfahren das Nachweisen des Vorhandenseins einer Nukleinsäure von fötalem Ursprung in der Probe umfasst, wobei die Nukleinsäure eine väterlicherseits vererbte Sequenz ist, welche die schwangere Frau nicht besitzt."

Die Verfügungsklägerin hat der B, Inc. eine Lizenz an dem Verfügungspatent eingeräumt. Diese Lizenz betrifft nicht-invasive Pränataltests für den Nachweis von Chromosomenstörungen des Fötus anhand zellfreier DNA aus dem Blut der Mutter. B, Inc. leistet der Verfügungsklägerin Lizenzzahlungen, die sich nach dem Erfolg der nicht-invasiven Pränataltests berechnen. B, Inc. bietet auf dem Gebiet nicht-invasiver Pränataltests das C®-Verfahren an, das den Nachweis von Chromosomenstörungen des Fötus anhand von zellfreier DNA, die aus dem Blut der Mutter gewonnen wurde, ermöglicht. In Deutschland werden nicht-invasive Pränataltests, die auf dem C®-Verfahren beruhen, durch Kooperationspartner unter der Marke D® vermarktet.

Mit ihrem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wendet sich die Verfügungsklägerin gegen einen unter der Bezeichnung E® vermarkteten nicht-invasiven Pränataltest (NIPT, nachfolgend: angegriffenes Verfahren) für die Risikobestimmung von Chromosomenstörungen des Fötus anhand der Analyse von zellfreier DNA (cfDNA), die aus dem Blut der Mutter stammt. Er erfasst das Risiko für die Trisomien 21, 18 und 13 sowie die Monosomie X (Turner-Syndrom). Weiterhin kann das angegriffene Verfahren zur Bestimmung des Geschlechts des Fötus eingesetzt werden. Die Durchführung des Tests ist ab der 10. Schwangerschaftswoche möglich. Anhand der nachfolgend eingeblendeten, durch die Verfügungsklägerin zur Akte gereichten Zeichnung lässt sich der Ablauf des angegriffenen Verfahrens schematisch wie folgt ...