OLG Düsseldorf Urteil vom 30.09.2021 - 2 U 14/21

Verfahrensgang

LG Düsseldorf (Aktenzeichen 4a O 31/19)

Tenor

I. Die auf eine Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 2 021 XXA gestützte Klage wird als unzulässig abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

III. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund dieses Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

V. Der Streitwert wird auf EUR 2.500.000,00 festgesetzt.

Gründe

I. Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 2 021 XXA (nachfolgend: Klagepatent), dessen eingetragene Inhaberin sie ist, auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.

Das Klagepatent - vorgelegt mit Übersetzung in Anlage rop B1 und rop B2 - wurde am 16.05.2007 unter Inanspruchnahme der Priorität der US 801XXB vom 18.05.2006 angemeldet. Das Europäische Patentamt veröffentlichte am 15.03.2017 den Hinweis auf dessen Erteilung. Das Klagepatent steht in Kraft. Die Beklagte zu 1) reichte am 20.08.2021 eine Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent ein, über die das Bundespatentgericht noch nicht entschieden hat.

Das Klagepatent trägt die Bezeichnung "Farbstoffverbindungen und Verwendungen ihrer markierten Konjugate". Die von der Klägerin kombiniert geltend gemachten Ansprüche 2 und 3 sowie die jeweils separat geltend gemachten Ansprüche 7 und 8 des Klagepatents lauten in dessen englischer Verfahrenssprache wie folgt:

2. A compound of the formula:

3. A nucleotide labelled with a compound according to claim 1 or claim 2.

7. A kit comprising two labelled nucleotides wherein at least one nucleotide is a labelled nucleotide according to claim 3.

8. Use of a nucleotide according to any one of claims 3-5, a nucleic acid sequence according to claim 6 or a kit according to claim 7 in sequencing, expression analysis, hybridisation analysis, genetic analysis, RNA analysis or protein binding assays.

In der eingetragenen deutschen Übersetzung lauten diese Ansprüche wie folgt:

2. Eine Verbindung der Formel:

3. Ein Nukleotid, das mit einer Verbindung gemäß Anspruch 1 oder Anspruch 2 etikettiert ist.

7. Ein Kit, das zwei etikettierte Nukleotide aufweist, wobei mindestens ein Nukleotid ein etikettiertes Nukleotid gemäß Anspruch 3 ist.

8. Die Verwendung eines Nukleotids gemäß eines der Ansprüche 3-5, einer Nukleinsäuresequenz gemäß Anspruch 6 oder eines Kits gemäß Anspruch 7 für die Sequenzierung, Expressionsanalyse, Hybridisierungsanalyse, genetische Analyse, RNA-Analyse oder Proteinbindungsverfahren.

Ein anderer nationaler Teil des Klagepatents war Gegenstand eines englischen Gerichtsverfahrens zwischen den Parteien, in dem am 20.01.2021 ein Urteil verkündet wurde.

Die Beklagte zu 1) ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in B. Bei der Beklagten zu 2) handelt es sich um die Muttergesellschaft der Beklagten zu 1) mit Sitz in C. Zum Sortiment der Beklagten gehören vier sich nur hinsichtlich der verwendeten Base unterscheidende, fluoreszierend markierte Nukleotidmoleküle (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform I), welche beispielsweise Bestandteil der Komponente "dNTPs Mix" sind. Diese ist wiederum in Sequenzierkits (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform II) enthalten, wie solchen der "StandardMPS"-Reihe. Die Sequenzierkits der StandardMPS-Reihe sind für den Einsatz in Sequenzierern wie dem Modell "D" bestimmt, mit dem die Sequenzierung von DNA durch Synthese (SBS-Reaktion) durchgeführt werden kann.

Das vorliegende Verfahren ist durch Abtrennung (§ 145 ZPO) aus einem vor dem Senat unter dem Aktenzeichen I-2 U 52/20 in der Berufung anhängigen Rechtsstreit (nachfolgend: Ausgangsverfahren) hervorgegangen, in welchem die Klägerin die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 1 530 XXC (nachfolgend: Ausgangspatent) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf und Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch nimmt.

Das Ausgangspatent trägt die Bezeichnung "Modifizierte Nukleotide für Polynukleotidsequenzierung". Seine von der Klägerin im Ausgangsverfahren geltend gemachten Patentansprüche 1, 6, 12, 17 und 25 lauten in der englischen Verfahrenssprache des Ausgangspatents wie folgt:

1. A modified nucleotide molecule comprising a purine or pyrimidine base and a ribose or deoxyribose sugar moiety having a removable 3'-OH blocking group covalently attached thereto, such that the 3' carbon atom has attached a group of the structure

-O-Z

wherein Z is any of -C(R')2-N(R'')2'C(R')2-N(H)R'', and -C(R')2-N3, wherein each R'' is or is part of a removable protecting group; each R' is independently a hydrogen atom, an alkyl, substituted alkyl, arylalkyl, alkenyl, alkynyl, ar...