OLG Frankfurt am Main Beschluss vom 29.02.2012 - 6 W 25/12

Entscheidungsstichwort (Thema)

Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten bei Klage auf Erstattung von Kosten für eine markenrechtliche Abmahnung

Leitsatz (amtlich)

1. Eine Klage auf Erstattung der Kosten für eine Abmahnung wegen Markenverletzung ist eine Kennzeichenstreitsache i.S.v. § 140 I MarkenG. Die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem solchen Verfahren sind daher nach § 140 III MarkenG stets erstattungsfähig; dies gilt ungeachtet der vom BGH (GRUR 2011, 754 - Kosten des Patentanwalts II) entwickelten Grundsätze über die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltkosten für die markenrechtliche Abmahnung selbst.

2. Für den Nachweis der Mitwirkung des Patentanwalts und der hierdurch entstandenen Kosten reicht es regelmäßig aus, wenn die Mitwirkung eines Patentanwalts zu Beginn des Verfahrens angezeigt und eine auf das Verfahren bezogene Rechnung vorgelegt wird.

Normenkette

MarkenG § 140 Abs. 1, 3

Tenor

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben.

Die Beschwerde des Beklagten gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28.11.2011 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Beschwerdewert: 237,28 EUR

Gründe

Über die Beschwerde war gem. § 568 I ZPO durch den Einzelrichter zu entscheiden, da die in Satz 2 dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Die zulässige Beschwerde der Klägerin hat auch in der Sache Erfolg, da der mit dem angefochtenen Abhilfebeschluss abgeänderte Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28.11.2011 mit Recht ergangen, die vom Beklagte hiergegen eingelegte sofortige Beschwerde daher unbegründet ist.

Bei der dem Rechtsstreit zugrunde liegenden Klage auf Erstattung der Kosten für eine Abmahnung wegen Markenverletzung handelt es sich um eine Kennzeichenstreitsache i.S.v. § 140 I MarkenG, da die Frage, ob die Abmahnung berechtigt war, eine kennzeichenrechtliche Beurteilung voraussetzt (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Rz. 11 zu § 140 m.w.N.). Nach der weiteren Regelung des § 140 III MarkenG sind die der Klägerin im vorliegenden Rechtsstreit entstandenen Patentanwaltskosten daher ohne weitere Prüfung, ob die Hinzuziehung eines Patentanwalts erforderlich war, erstattungsfähig und daher im Rahmen der Kostenausgleichung zu berücksichtigen.

An dieser Beurteilung vermag auch die Entscheidung des BGH vom 24.2.2011 (I ZR 181/09; GRUR 2011, 754 - Kosten des Patentanwalts II) nichts zu ändern. Diese Entscheidung betrifft lediglich die - vom BGH verneinte - Frage, ob die Regelung des § 140 III MarkenG, die die Erstattungsfähigkeit von im gerichtlichen Verfahren entstandenen Patentanwaltskosten anordnet, auch (analog) anwendbar ist, soweit es um die Erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Abmahnkosten für einen Patentanwalt geht. Dagegen hat der BGH in dieser Entscheidung nochmals bestätigt, dass bei der Mitwirkung eines Patentanwalts in einem als Kennzeichenstreitsache einzustufenden gerichtlichen Verfahren die hierdurch entstandenen Kosten stets, d.h. ohne weitere Prüfung der Erforderlichkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts, erstattungsfähig sind (a.a.O., Tz. 17).

Der Senat verkennt nicht, dass sich im Einzelfall ein gewisser Wertungswiderspruch ergeben kann, wenn die Kosten des für die kennzeichenrechtliche Abmahnung zusätzlich beauftragten Patentanwalts nach den vom BGH (a.a.O.) entwickelten Grundsätzen nicht erstattungsfähig sind, während im nachfolgenden gerichtlichen Verfahren, in dem (nur noch) die Kosten für diese Abmahnung eingeklagt werden, die Kosten des hierfür hinzugezogenen Patentanwalts nach § 140 III MarkenG erstattungsfähig sind. Dies allein kann es jedoch nicht rechtfertigen, die Regelung des § 140 III MarkenG nicht anzuwenden.

Der Klägerin sind die geltend gemachten Patentanwaltskosten auch entstanden. Für den entsprechenden Nachweis reicht es nach ständiger Rechtsprechung des erkennenden Senats (vgl. Beschl. v. 14.2.2011 - 6 W 107/10 - sowie GRUR 2006, 422, 423) regelmäßig aus, dass - wie hier - die Mitwirkung des Patentanwalts zu Beginn des Verfahrens angezeigt und eine auf den Rechtsstreit bezogene Kostenrechnung vorgelegt wird.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 I ZPO.

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 574 ZPO) sind nicht erfüllt.

Fundstellen

Haufe-Index 2947108

GRUR 2012, 12

GRUR 2012, 760

MDR 2012, 727

GRUR-RR 2012, 307

HRA 2012, 21

IPRB 2012, 121

Mitt. 2012, 373