OLG Köln Urteil vom 20.12.2019 - 6 U 92/19

Leitsatz (amtlich)

Die Verwendung des Zeichens "Clown" im Zusammenhang mit einer bekannten Marke für Fruchtgummi- und Lakritzprodukte auf einer durchsichtigen Verpackung für Fruchtgummiprodukte in Clown-Form sieht der Verkehr nicht als herkunftshinweisend, sondern allein als Beschreibung der Warenform an.

Normenkette

MarkenG § 14 Abs. 2, Nrn. 1-2, Abs. 5, § 50 Abs. 2, S. 2

Verfahrensgang

LG Köln (Aktenzeichen 81 O 133/18)

Tenor

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 2. April 2019 verkündete Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 81 O 133/18 - aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Klägerin auferlegt.

Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I. Die Klägerin, die bundesweit Fruchtgummi- und Lakritzprodukte vertreibt, ist Inhaberin der deutschen Wortmarke "CLOWNS", eingetragen für Waren der Klasse 30, u.a. für Zuckerwaren und Süßwaren mit Priorität vom 21.8.1995. Sie vertreibt unter dieser Marke Fruchtgummi- und Lakritztaler mit aufgeprägten Gesichtern wie in Anlage K2 wiedergegeben.

Die Beklagte hat zwischenzeitlich beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Löschung wegen Verfalls gestellt. Sie vertreibt Fruchtgummiprodukte in Form von Clownsköpfen in der nachfolgend wiedergegebenen Verpackung, die die Klägerin als Verletzung ihrer Wortmarke ansieht:

((Abbildung))

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, dass die Beklagte durch den Vertrieb der Fruchtgummis wie abgebildet ihre Markenrechte verletze und hat die Beklagte mit Schreiben vom 21.8.2018 abgemahnt und - erfolglos - zur Unterlassung aufgefordert.

Die Parteien streiten in erster Linie über die Unterscheidungskraft der Marke.

Die Klägerin hat sich auf die Bestandskraft ihrer Marke gestützt und sieht in der Verwendung des nahezu identischen Zeichens "Clown" durch die Beklagte eine markenmäßige Verwendung, die u.a. zu einer Herkunftstäuschung bei den angesprochenen Verkehrskreisen führe.

Die Beklagte hält die Marke für rein beschreibend. Jedenfalls werde sie selbst von der Klägerin nicht markenmäßig verwendet, sondern rein beschreibend, sodass die Nichtbenutzungseinrede greife, § 25 MarkenG. Da gem. § 50 Abs. 2 MarkenG nach Ablauf von 10 Jahren ab Eintragung ein Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse beim DPMA nicht mehr zulässig sei, bestehe auch keine Bindungswirkung zugunsten des Markeninhabers für den Verletzerprozess, sodass das Gericht bei seiner Entscheidung an die Eintragung der Marke nicht gebunden sei. Angesichts des Löschungsverfahrens sei jedenfalls das hiesige Verfahren auszusetzen.

Mit Urteil vom 2.4.2019, auf das wegen der weiteren tatsächlichen Feststellungen und zum weiteren Vorbringen der Parteien verwiesen wird, hat das Landgericht die Beklagte sinngemäß verurteilt, es zu unterlassen, Süßwaren, wie im Tenor wiedergegeben, insbesondere Schaumzucker mit Fruchtgummi unter der Kennzeichnung "Clown" herzustellen und/oder anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu importieren und/oder zu exportieren und/oder zu bewerben und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder solche Handlungen durch Dritte begehen zu lassen.

Das Landgericht ist von einer Bindungswirkung der Markeneintragung ausgegangen und hat trotz des Löschungsantrags beim DPMA keine Veranlassung zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens gesehen. In der Sache hat sich das Landgericht insbesondere auf die Entscheidung des Senats "Schulkreide" (Urt. v. 20.12.2017 - 6 U 88/17) gestützt. Es ist davon ausgegangen, dass die Beklagte die Bezeichnung "Clown" markenmäßig und nicht lediglich beschreibend verwende. Dabei hat es eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke angenommen und auf die konkrete, hervorgehobene Verwendung durch die Beklagte abgestellt. Ein Freihaltebedürfnis nach § 23 Nr. 2 MarkenG hat es abgelehnt, weil es sich bei "Clown" nicht um eine Produktbeschreibung handele.

Mit ihrer Berufung wendet sich die Beklagte gegen diese Beurteilung des Landgerichts. Sie wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen und rügt in erster Linie, dass das Landgericht die Kennzeichnungsgewohnheiten im Bereich von Fruchtgummiprodukten, wie sie etwa durch das DPMA und das BPatG zutreffend festgestellt worden seien, nicht ausreichend berücksichtigt habe. Im Fruchtgummibereich bestehe eine Neuheit in der Regel aus einer neuen Form. Diese könne zu Unrecht von einem Hersteller monopolisiert werden, wenn rein beschreibende Bezeichnungen, die lediglich die Warenform beschrieben, als Marken eingetragen und gegen Wettbewerber eingesetzt werden könnten.

In prozessualer Hinsicht meint sie, dass das Landgericht mit Blick auf das Löschungsverfahren hätte aussetzen müssen. Es habe zudem verkannt, dass eine Bindung...