OLG Hamburg Urteil vom 07.07.2016 - 5 U 23/16

Entscheidungsstichwort (Thema)

Markenrechtlicher Unterlassungsanspruch: Rechtsmissbräuchliche Geltendmachung bei entgegenstehendem prioritätsälterem Bearbeiterurheberrecht

Normenkette

MarkenG § 13 Abs. 2 Nr. 3, § 51 Abs. 1; UrhG § 3 Abs. 1, §§ 23-24; BGB §§ 242, 986 Abs. 1

Verfahrensgang

LG Hamburg (Urteil vom 24.09.2015; Aktenzeichen 327 O 311/15)

LG Hamburg (Urteil vom 27.08.2015; Aktenzeichen 327 O 311/15)

Tenor

1. Auf die Berufung der Antragsgegnerin wird das Urteil des LG Hamburg, Zivilkammer 27, vom 24.09.2015 abgeändert:

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird abgewiesen.

Der Antragsteller trägt die Kosten des Rechtsstreits in erster und zweiter Instanz.

Gründe

I. Der Antragsteller macht gegen die Antragsgegnerin einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch geltend.

Im Jahre 1984 eröffnete im Hamburger Schanzenviertel am ... Seit 2003 gehörte der Betrieb M. (Anlage B 8). Am 22.05.2013 wurde das vorläufige Insolvenzverfahren, am 24.09.2013 das Insolvenzverfahren über Vermögen von M. eröffnet (Anlage B 9). Am 12.08.2013 erfolgte die Einstellung des Restaurantbetriebs und die Schließung des "...".

Am 29.08.2013 meldete der Sohn von M. D., die streitgegenständliche Wortbildmarke DE Nr. 3 ... beim DPMA an, die Schutz für die "Verpflegung von Gästen in Restaurants" beansprucht (Anlage ASt 6).

Am 14.09.2013 gründeten der Antragsteller und D. die "... - T. GbR" (Vorvertrag in Anlage B 5/B 15). Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen seiner Mutter M. erwarb D. Inventar des Restaurants aus der Insolvenzmasse. Ob es sich hierbei um das gesamte Inventar handelt, ist zwischen den Parteien streitig. Am 08.10.2013 wurde die Verfügungsmarke eingetragen.

Im Oktober 2013 wurde das Restaurant "..." durch den Antragsteller und D. neu eröffnet (Anlage ASt 1).

In der Folgezeit kam es zu Unstimmigkeiten zwischen dem Antragsteller und D.. Diese kamen überein, die GbR aufzulösen. Letzterer beabsichtigte, das "..." als Einzelunternehmen fortzuführen. Vor diesem Hintergrund schlossen der Antragsteller und D. am 07.08.2014 die als Anlage ASt 2 vorgelegte "Vereinbarung". Darin übertrug D. dem Antragsteller unter B. II. § 1 Abs. 4 u.a.

"die Rechte an der eingetragenen Marke [...]. Der Rechtsübergang betrifft alle für die Marke bei Anmeldung angegebenen, beziehungsweise bereits eingetragenen Waren und Dienstleistungen. Mitübertragen werden - sofern zutreffend - auch alle Kennzeichenrechte wie Werktitelrechte, Unternehmenskennzeichenrechte sowie zugunsten des Inhabers registrierte Domains, die aus einem der Wortbestandteile der Marke gebildet sind."

Darüber hinaus übertrug D. unter B. III. dem Antragsteller zur "Sicherung aller gegenwärtigen und künftigen, auch bedingten und befristeten Ansprüche" alle beweglichen Gegenstände sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die sich an dem Standort... befanden.

Bereits seit Februar 2014 war eine Räumungsklage u.a. gegen den Antragsteller als einen der Mieter der Betriebsstätte am ... bei dem LG Hamburg (311 O 63/14) anhängig. In der mündlichen Verhandlung vor dem LG Hamburg vom 08.08.2014 schlossen der Antragsteller und H. mit U., dem Vermieter der Räume..., einen gerichtlichen Vergleich (Anlage B 16). Danach endete das Mietverhältnis mit Wirkung zum 31.08.2014. Weiterhin liegt als Anlage B 6 ein handschriftlicher "Aufhebungsvertrag" des Antragstellers und D. - ebenfalls vom 08.08.2014 und mit Wirkung zum 31.08.2014 - vor.

Am 29.01.2015 stellte der Antragsteller den Antrag auf Umschreibung der Verfügungsmarke. Die Umschreibung konnte wegen einer bestehenden Verfügungsbeschränkung zunächst nicht erfolgen (Anlage ASt 4).

Am 01.04.2015 wurde die Antragsgegnerin im Handelsregister eingetragen (Anlage ASt 11). Mit "Markenkauf- und Übertragungsvertrag" vom 01.05.2015 übertrug D. die Verfügungsmarke auf die Antragsgegnerin (Anlage (B) 1/B 18). In § 3 Abs. 3 dieser Vereinbarung garantierte D. u.a.,

"dass die Marke bis zum Zeitpunkt der Übertragung nicht verpfändet oder zur Sicherheit übertragen wurde und keine Nutzungsrechte oder sonstigen dinglichen Rechte eingeräumt wurden [...]

und in § 3 Abs. 4 u.a.,

[...], dass durch die Benutzung der Marke keine Rechte Dritter verletzt werden [...]."

Seit dem 07.05.2015 betreibt die Antragsgegnerin das Restaurant "..." (Anlage ASt 12). Mit Wirkung vom 16.06.2015 ist der Antragsteller nunmehr als Markeninhaber eingetragen (Anlage ASt 6/B 2).

Mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 22.06.2015 ließ der Antragsteller die Antragsgegnerin daraufhin auffordern, die Benutzung des Zeichens..." zu unterlassen (Anlage ASt 7). Die Antragsgegnerin wies die Unterlassungsforderung mit Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten unter Hinweis auf ihre eigene Markeninhaberschaft zurück (Anlage ASt 8) und erhob ihrerseits Klage auf Löschung der Verfügungsmarke sowie Unterlassung ihrer Verwendung (Gesch.-Nr.: 315 O 271/15). Am 24.08.2015 erweiterte die Antragsgegnerin die Klage auf Löschung der Verfügungsmarke im Hinblick auf ihr zustehende Nutzungsre...